Handelsnaamrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 oktober 2014, IEF 14291 (Gigaboek tegen Gigaprint)
Uitspraak ingezonden door Helen Maatjes, The Legal Group. Handelsnaamrecht. Gigaboek is een uitgeverij gespecialiseerd in printing on demand (pod). Met TED Gigaprint is samengewerkt, na faillissement heeft de directie Gigaprint BV opgericht. Gigaboek profileert zich nadrukkelijk als uitgeverij die een toegevoegde waarde biedt aan het door de klant geleverde werk: redactie, opmaak binnenwerk, ontwerp omslag, publiciteit. Gigaprint verricht uitsluitend zogenoemd plat printwerk. De activiteiten overlappen elkaar niet, ze lijken eerder complementair. De vermelding op websites dat klanten bij hen terecht kunnen voor printing on demand, maakt het niet anders. Giga is niet onderscheidend, de vordering wordt afgewezen.

4.4. Gigaprint heeft ter zitting verklaard uitsluitend zogenoemd plat printwerk te verrichten, waarbij de klant een pdf-bestand aanlevert dat vervolgen door Gigaprint wordt geprint. Gigaprint stelt zelfs geen spellingscheck over de aangeleverde bestanden te halen, laat staan dat zij verdergaande redactionele - of uitgeefwerkzaamheden verricht. Zij rekent grote uitgevers tot haar klanten, die bij Gigaprint boekwerken - zoals wettenbundels - titel en handleidingen laten printen. Kleinere opdrachten passen volgens Gigaprint niet in haar dienstverlening. Gigaboek onderschrijft dat Gigaprint in ieder geval ten tijde van de eerdere samenwerking met TED Gigaprint niet in staat was de kleine opdrachten op kostenefficiënte wijze uit te voeren. Gigaprint heeft verklaard geen plannen te hebben om de aard van haar onderneming te wijzigen of uit te breiden naar het werkterrein van Gigaboek. Vooralsnog is er geen reden om te twijfelen aan deze verklaring van Gigaprint. Gigaprint heeft onweersproken gesteld dat het door Gigaboek in de dagvaarding genoemde selfpublishing concept "mijnbestseller.nl" niet van haar is, maar van één van haar klanten.

4.5 Dat de activiteiten van de ondernemingen van partijen elkaar overlappen, is vooralsnog niet aannemelijk geworden. De vermelding op beider websites dat de klant bij hen terecht kan voor printing on demand, maakt het voorgaande niet anders. De activiteiten lijken eerder complementair. Onder omstandigheden wordt ook wel inbreuk op handelsnaamrechten aangenomen wanneer de activiteiten van ondernemingen in elkaars verlengde liggen, maar naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvoor in de onderhavige zaak geen grond. (...)Bovendien is het voorvoegsel niet zodanig onderscheidend dat daarmee de indruk wordt gewekt dat het om gelieerde ondernemingen gaat. Verder wijken de websites van partijen - voor veel mensen het toegangsportaal tot een onderneming - sterk van elkaar af. (...)

Lees de uitspraak (pdf - IEF 14291/ HTML)

Hof Amsterdam 15 april 2014, IEF 14286 (Orthodontic Services K tegen Integrated Dentistry)
De handelsnamen "Orthodontic Services K(..)" en "Integrated Dentistry" verschillen voldoende van elkaar en gezien het in aanmerking komende publiek is er geen verwarringsgevaar. Het hof vernietigt het vonnis waarbij de domeinnaam integratedorthodontics.nl inbreukmakend wordt verklaard. Zij verklaart voor recht dat Integrated Orthodontic Services een handelsnaam van OSK is.

3.9. Het hof is van oordeel dat de door partijen gevoerde handelsnamen in voldoende mate van elkaar verschillen en dat er, gezien het in aanmerking komende publiek geen gevaar voor verwarring te duchten is. Het hof stelt voorop dat de term “integrated orthodontics” voor het aangeven van toepassing van orthodontie in de tandartspraktijk een in hoge mate beschrijvend karakter heeft, zeker voor het publiek dat met deze handelsnaam te maken krijgt. Niet in geschil is immers dat het in aanmerking komende publiek bestaat uit tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Dat brengt mee dat handelsnamen waarin de term “ integrated orthodontics” voorkomt al gauw voldoende van elkaar verschillen wanneer de volgorde van woorden wordt gewijzigd of wanneer, zoals in dit geval, daaraan een of meer andere woorden ter onderscheiding worden toegevoegd. De beschermingsomvang van handelsnamen met een beschrijvend element is dan ook gering. Uit de overgelegde producties blijkt dat door Integrated Dentistry de handelsnaam European Academy of Integrated Orthodontics wordt gevoerd voor cursussen die door haar worden aangeboden. Die handelsnaam vergeleken met de handelsnaam van OSK “Integrated Orthodontic Services” zijn door de toevoegingen enerzijds “European Academy” en anderzijds “Services” zodanig verschillend dat er voor de in aanmerking komende tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten geen kans op verwarring is over de identiteit van de onderneming. Vergelijkt het hof de handelsnaam “Integrated Orthodontics” met “Integrated Orthodontic Services” dan komt het hof tot dezelfde conclusie. Met de toevoeging “Services” neemt OSK, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, wel voldoende afstand van de handelsnaam van Integrated Dentistry om verwarring te voorkomen. Het hof benadrukt hierbij dat het in aanmerking komende publiek beperkt van omvang is en als deskundig kan worden beschouwd. Het gaat in dit geval om een zeer specialistische markt waar niet snel van verwarring sprake zal zijn. Uit de stukken blijkt immers dat de doelgroep bestaat uit 7670 tandartsen, 368 kaakchirurgen en 273 orthodontisten. Door Integrated Dentistry zijn als productie 25 en 27 bij conclusie van antwoord in conventie tevens houdende eis in reconventie een aantal verklaringen overgelegd van cursisten aan [A] die daarin onder meer aangeven door de mailing van [C] in november 2010 in verwarring te zijn geraakt. Die enkele verklaringen, afgezet tegen de hiervoor weergegeven omvang van de doelgroep, leggen naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal om aan te kunnen nemen dat er verwarringsgevaar te duchten is tussen de ondernemingen van OSK en Integrated Dentistry.

3.11. Nu het hof van oordeel is dat de handelsnamen “ (European Academy of) Integrated Orthodontics” en “ Integrated Orthodontic Services” over en weer geen inbreuk op elkaar vormen en dus naast elkaar gevoerd mogen worden, komen de (neven)vorderingen van partijen die ertoe strekken de inbreuk op deze handelsnamen te staken niet voor toewijzing in aanmerking. Dat geldt ook voor de vordering van OSK die is gebaseerd op haar merkrecht daar er niet alleen geen sprake is van verwarringsgevaar, maar ook van een oudere handelsnaam van Integrated Dentistry. Wel voor toewijzing komt in aanmerking de verklaring voor recht dat Integrated Orthodontic Services een handelsnaam is van OSK. Verder komt ook voor toewijzing in aanmerking de door Integrated Dentistry gevorderde verklaring voor recht en het gevorderde gebruiksverbod voor zover deze erop zien dat OSK met de domeinnaam www.integratedorthodontics.nl inbreuk maakt op de handelsnaam Integrated Orthodontics. Daar OSK met deze domeinnaam niet afwijkt van de handelsnaam van Integrated Dentristry anders dan met het suffix“ .nl” in plaats van “.com” en aldus onvoldoende afstand neemt en waardoor verwarringsgevaar is te duchten maakt zij inbreuk op die handelsnaam. Voor zover geoordeeld moeten worden dat zij de domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt maar enkel als een “ doorway” (een doorlink naar een andere domeinnaam) acht het hof dat gebruik onrechtmatig jegens Integrated Dentistry.

Vzr. Rechtbank Overijssel 8 juli 2014, IEF 14285 (Masol)
Handelsnaamrecht. Contractenrecht. Bevoegdheid. Partijen produceren en verkopen zonweringssystemen. Eiseres koopt o.a. IE-rechten en gedaagden moeten meewerken aan de overdracht hiervan; er zijn geen verplichtingen opgenomen om zich te onthouden van inbreuken op dezelfde rechten. De redelijkheid en billijkheid maken geen onderdeel uit van de koopovereenkomst. Dergelijke verplichtingen laten zich niet in de overeenkomst ‘inlezen’. Inbreuk op deze rechten kwalificeert dus niet als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst. De rechter verklaart zich echter ook onbevoegd ex 5 EEX omdat de plaats waar het schadebrengende feit zich voordoet de Duitstalige markt is.

4.6.2. Op grond van de koopovereenkomst rustte op [A en B] en MSV de verplichting tot (meewerken aan) overdracht c.q. levering van de “IE-rechten”, waaronder de handelsnamen, de merkenrechten en de patenten. Volgens [eiseres] eigen stellingen heeft levering ook daadwerkelijk plaatsgevonden.
In de overeenkomst zijn geen nadere specifieke verplichtingen opgenomen op grond waarvan [A en B] en MSV zich dienen te onthouden van inbreuken op deze rechten. Daarvoor was ook geen noodzaak omdat inbreuken hierop volgens het reguliere merken-, handelsnaam- en octrooirecht onrechtmatig zijn en [eiseres] op grond daarvan handhaving van haar rechten kan nastreven. Door [eiseres] is niet betoogd dat dergelijke verplichtingen op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Evenmin laten dergelijke verplichtingen zich, naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter, in de koopovereenkomst ‘inlezen’, reeds omdat niet aannemelijk is dat [A en B] en MSV op een dergelijke uitleg verdacht behoeften te zijn. Een inbreuk op deze rechten kwalificeert dus niet als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de koopovereenkomst.

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 september 2014, IEF 14258 (ECEM tegen Stichting ECEMed)
Uitspraak ingezonden door Maarten Russchen, Russchen advocatuur. Handelsnaamrecht. Het Hof bekrachtigt het vonnis [IEF 12817] waarin de voorzieningenrechter oordeelt dat handelsnamen zodanig verschillend zijn dat er geen verwarring te duchten is. ECEM kan de handelsnaam ECEMed niet verbieden op grond van 5 en/of 5 a Hnw en in de grieven zijn geen wezenlijk andere stellingen aangevoerd dan in eerste aanleg. De diensten van ECEMed zijn ook niet complementair aan de goederen. Zelfs indien er overlap is met klanten, dan is dat een relevant, deskundig en gespecialiseerd publiek. Dat ECEMed een andere, mindere gelijkende handelsnaam had kunnen kiezen is niet relevant.

Hof 's-Hertogenbosch 25 september 2014, IEF 14246 (LMR advocaten tegen LR Advocaten)
Handelsnaam. Proceskosten compensatie (237 en 1019h Rv. Het hanteren van afkorting LMR advocaten als tweede handelsnaam is mogelijk en ligt bij lange bedrijfsaanduidingen vaak ook voor de hand. Wanneer de domeinnaamhouder de domeinnaam of een relevante deel ook gaat gebruiken als aanduiding voor zijn bedrijfsactiviteiten, dan verschiet de domeinnaam van kleur en wordt tevens een handelsnaam (vergelijk IEF 3344). Dat ook een andere handelsnaam wordt gebezigd, welke mogelijk zelfs dominanter wordt gebruikt, staat aan het nevengebruik van LMR Advocaten als handelsnaam niet in de weg. Naar zijn aard is sponsoring van de hockeyclub onder de aanduiding LMR Advocaten duurzaam en kan bij thuiswedstrijden periodiek door publiek zijn waargenomen. Verhouding artikel 237 Rv en artikel 1019h Rv. Compensatie kosten beide instanties.

3.2. Het hof oordeelt als volgt. De handelsnaam als bedoeld in de Handelsnaamwet (Hnw) is de naam waaronder de onderneming zich ter identificatie bij het publiek aandient, o.m. via reclames, visitekaartjes, briefpapier, nieuwsbrieven en andere uitingen. Buiten discussie in de onderhavige procedure is dat [Advocaten 1] Advocaten als handelsnaam werd gebruikt in de relevante periode. Voor de vraag of daarnaast ook LMR Advocaten als handelsnaam is gebezigd voor de onderneming als gedreven door [Advocaten 1] Advocaten in de relevante periode geldt dat een zekere duurzaamheid van dat gebruik vereist is. Het gebruik van de aanduiding LMR Advocaten moet wel in voldoende mate doorgedrongen zijn tot het publiek, in dit geval in ieder geval tot personen in [vestigingsplaats] en de omgeving van [vestigingsplaats]. Voor een dergelijk ‘doordringen’ kan het gebruik door derden van de gebezigde aanduiding in correspondentie met de gebruiker een aanwijzing vormen. Het één of enkele malen gebruiken van een bepaalde naam of aanduiding zal veelal onvoldoende zijn. Het hanteren van een afkorting als (tweede) handelsnaam is zonder meer mogelijk en ligt - zoals de ervaring leert - bij lange bedrijfsaanduidingen (in de advocatuur of na fusie van bedrijven) vaak ook voor de hand.

3.3. In de onderhavige kwestie staat vast dat LMR Advocaten in 2003 als (relevant onderdeel van een) domeinnaam is geregistreerd. Tussen partijen is in confesso dat enkel het voeren van een domeinnaam niet aan te merken is als het voeren van een handelsnaam. Een domeinnaam als zodanig is in feite uitsluitend een adres van de domeinnaamhouder.

Wanneer evenwel de domeinnaamhouder de domeinnaam, dan wel het relevante deel ervan (dus zonder extensie als ‘.nl’ of ‘.com’) ook gaat gebruiken als aanduiding voor zijn bedrijfsactiviteiten (of deel ervan), dan verschiet de domeinnaam van kleur en wordt tevens een handelsnaam (vergelijk Hof Amsterdam 19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080). Van een dergelijk gebruik is sprake indien in communicatie richting het publiek, waaronder de (potentiële) klanten de aanduiding ook wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een disclaimer die onder alle e-mails verschijnt als door advocaten of ander personeel namens [Advocaten 1] Advocaten verstuurd. Hetzelfde geldt voor gebruik van de aanduiding LMR Advocaten op een website waar (potentiële) klanten informatie kunnen inwinnen over het kantoor of nieuwsbrieven kunnen raadplegen. Het feit dat ook een andere handelsnaam wordt gebezigd, welke mogelijk zelfs dominanter wordt gebruikt, staat aan het nevengebruik van LMR Advocaten als handelsnaam naar het oordeel van het hof niet in de weg. Dit nevengebruik blijkt uit de gebezigde visitekaartjes (productie 29 bij onderdeel A van het beroepsschrift): op de voorzijde staat de (toen) primaire handelsnaam en op de achterzijde de tweede handelsnaam.
Ook de onbetwist gestelde sponsering van de hockeyclub MHC [MHC] in de periode 2003-2008 onder de aanduiding LMR Advocaten, althans de domeinnaam met als relevant onderdeel LMR Advocaten, draagt bij aan de aannemelijkheid van het ook gebruiken van LMR Advocaten als handelsnaam, naast [Advocaten 1] Advocaten. Naar zijn aard is een dergelijke sponsoring duurzaam en kan in ieder geval – naar de ervaring leert – bij thuiswedstrijden periodiek door publiek in [vestigingsplaats] zijn waargenomen.
Tenslotte blijkt ook voldoende van het gebruik door sommige derden van de aanduiding LMR Advocaten in hun correspondentie met LMR Advocaten, hetgeen bijdraagt aan de aannemelijkheid van het doordringen van de tweede handelsnaam tot de buitenwacht.

 

3.4. Het totaalbeeld is dan ook – zij het dat sommige voorbeelden als door LMR Advocaten aangehaald als zodanig inderdaad incidenteel lijken – dat in ieder geval in voldoende mate aannemelijk is dat vóór 2010 door [Advocaten 1] Advocaten de aanduiding LMR Advocaten als handelsnaam is gebruikt.

3.8. Uit de door LMR Advocaten zelf in het geding gebrachte documentatie blijkt dat www.[domeinnaam 1].nl alleen nog wordt gebruikt om gebruikers van zoekmachines via een tussenscherm te leiden naar haar website onder de naam ‘www.[domeinnaam 2]’. Hierbij kan de bezoeker/gebruiker na het bereiken van het tussenscherm zelf bepalen of hij doorklikt, nadat hij of zij zich ervan vergewist heeft daadwerkelijk op zoek te zijn naar [Advocaten 2] Advocaten. Als hij of zij op zoek is naar LMR Advocaten zal hij of zij dus niet doorklikken. Het hof is van oordeel dat de door [Advocaten 2] gekozen oplossing meer recht doet aan de positie van LMR Advocaten dan door het automatisch doorgeleiden als door LMR Advocaten zelf bepleit: in het laatste geval lijkt veeleer wel een gebruik van ‘lradvocaten’ als door LMR Advocaten gewraakt aan de orde. In ieder geval acht het hof geen gebruik als handelsnaam (meer) aan de orde doch slechts gebruik als een (oud) adres, waarbij de gebruiker de mogelijkheid wordt geboden voordat de (nieuwe) website van [Advocaten 2] daadwerkelijk wordt bereikt, af te haken. Van kleurverschieten van die domeinnaam tot handelsnaam (als bedoeld in onderdeel 3.3.) is in ieder geval geen sprake (meer). Hetzelfde geldt voor het (mogelijke) gebruik van de oude emailadressen (met daarin de aanduiding ‘lradvocaten’) van [Advocaten 2] door klanten of derden die nog vóór de aanpassing over deze adressen beschikking hebben gekregen: door het nog bereikbaar zijn via die adressen is als zodanig van een gebruik als handelsnaam geen sprake.
Het door [Advocaten 2] ter zitting gedane voorstel om ten aanzien van het gehanteerde tussenscherm ook een (extra) link op te nemen naar LMR advocaten, behoeft verder geen bespreking meer.

3.10.3. Hierbij overweegt het hof dat artikel 1019h Rv niet beoogt af te wijken van de regel van artikel 237 Rv - inhoudende dat bij over en weer op enkele punten in het ongelijk gesteld worden van partijen kostencompensatie mogelijk is - maar slechts heeft beoogd te regelen dat als een kostenveroordeling zich ten gunste van de (overwegend) in het gelijk gestelde aandient, alsdan een ruime proceskostenveroordeling dient te volgen.

Rechtbank Midden-Nederland 17 september 2014, IEF 14223 (Dierenartsen)
Dierenartspraktijken. Ondanks het gegeven dat de aard, de vestigingsplaats en het werkgebied van de ondernemingen van partijen gelijk zijn, is verwarringsgevaar niet aannemelijk, omdat er sprake is van lokale clientèle die reeds langere tijd aan dezelfde dierenarts verbonden is en dat de topografische aanduiding duidelijk verwijst naar een plaats. Het relevante publiek zal de met een topografische aanduiding het verschil opmerken.

4.3. De kern van het geschil betreft de vraag of de door [gedaagde] gebruikte handelsnaam ‘[naam]’ en domeinnaam [website] zodanig op de door [eiser] rechtmatig gevoerde oudere handelsnaam ‘[naam]’ (en domeinnaam [website]) lijken dat door dat gebruik gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen te vrezen is bij het relevante publiek. De voorzieningenrechter beantwoordt die vraag voorshands ontkennend. Zij overweegt daartoe als volgt.

4.5. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt de door [gedaagde] gevoerde handelsnaam ‘[naam]’ in voldoende mate af van de handelsnaam ‘[naam]’. Gelet op het zeer beschrijvende karakter van de door [eiser] gehanteerde handelsnaam is een gering verschil immers voldoende. Daarbij betreft het element ‘[plaats]’ op zichzelf ook een topografische aanduiding, die in dit geval duidelijk verwijst naar de plaats/gemeente waarin de dierenartspraktijk van [gedaagde] gelegen is. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat het relevante publiek gelet op hun bekendheid met deze topografische aanduidingen/plaatsnamen het verschil in de door partijen gevoerde handelsnamen zal opmerken. Dit geldt temeer nu onweersproken is komen vast te staan dat de dierenartspraktijken zich ieder aan een andere zijde van [plaats] bevinden en er voornamelijk sprake is van lokale clientèle, die (reeds) langere tijd aan dezelfde dierenarts(praktijk) verbonden is. Onder deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter het, ondanks het gegeven dat de aard, de vestigingsplaats en het werkgebied van de ondernemingen van partijen gelijk zijn, niet aannemelijk dat direct dan wel indirect verwarringsgevaar te duchten is.

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 19 juni 2014, IEF 14220 (tegeladvies.nl)
Eiser exploiteert sinds 2004 een groothandel in tegels en sanitair (installatie)materiaal. Gedaagde is startend ondernemer, verkoopt tegels en geeft advies (tegeladvies.nl) en zit 73,9 km afstand van eiser. Het gemeenschappelijk bestanddeel geeft aan dat bedrijven "advies" geven over tegels, er is daarom slechts een geringe beschermingswaarde. Rechter: "Simpel gezegd: partijen heten verschillend, ze zitten ver uit elkaar en ze doen deels andere dingen."

4.9. [eiseres] kan het gebruik van het woord “[naam]” niet monopoliseren, zodat het [gedaagde] in beginsel vrij staat om dat woord ook in zijn handelsnaam te voeren, mits daardoor geen gevaar voor verwarring te duchten is bij het publiek. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zal van gevaar voor verwarring nauwelijks sprake zijn. [eiseres] richt zich nagenoeg uitsluitend op de professionele markt in heel Nederland en haar “core-business” is in eerste instantie niet gericht op het leveren van tegels aan particulieren, terwijl [gedaagde] zich juist voornamelijk wil gaan richten op deze laatste doelgroep en dan met name in de omgeving van [woonplaats]. Voorzover het publiek van [gedaagde] ook uit professionele partijen zal gaan bestaan ([gedaagde] heeft inmiddels een agentuur van een Italiaanse producent Durstone) mag worden verondersteld dat zij minder snel in verwarring zullen raken en beter in staat zijn de ondernemingen te onderscheiden dan een niet-professioneel particulier publiek. Bij dit alles komt dat de onderneming van [eiseres] in Zaltbommel is gevestigd en een kleine 75 km is verwijderd van de showroom van [gedaagde] te [woonplaats]. Simpel gezegd: partijen heten verschillend, ze zitten ver uit elkaar en ze doen deels andere dingen.

4.10. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat onvoldoende aannemelijk is dat door het gebruik van de handelsnaam “[naam]” gevaar voor verwarring is te duchten in de zin van artikel 5 Hnw. Daarmee is tevens onvoldoende aannemelijk dat [gedaagde] in strijd heeft gehandeld met het in dat artikel neergelegde verbod.

4.11. Dat het voeren van de handelsnaam “[naam]” door [gedaagde] desondanks jegens [eiseres] als een onrechtmatige daad moet worden aangemerkt is evenmin onvoldoende aannemelijk geworden. [eiseres] heeft in dat kader, anders dan het uiten van haar vermoeden dat [gedaagde] met zijn handelsnaam heeft willen meeliften op de goede naam van [eiseres], ook onvoldoende gesteld. Het onder I. gevorderde zal daarom worden afgewezen.

Op andere blogs:
Abcor

Rechtbank Noord-Nederland 27 augustus 2014, IEF 14157 (Technical Support Oosterhout tegen TSO Techniek)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Misbruik van recht. Technical Support Oosterhout is houder van het woordmerk TSO. De zustervennootschap TSO Noord heeft in 2010 haar activa overgedragen aan TSO Techniek, waartoe onder meer de handelsnamen, (beeld)merken, websites en domeinnamen van TSO Noord behoorden. De vorderingen van Technical Support Oosterhout om iedere inbreuk op de handelsnaamrechten en auteursrechten te staken worden afgewezen. De rechtbank is bovendien van oordeel dat TSO Techniek misbruik van recht maakt door een verbod op het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Ooosterhout te vorderen.

4.12. Gesteld noch gebleken is dat tussen Technical Support Oosterhout en TSO Noord is overeengekomen dat de licentie niet, in verbinding met de door TSO Noord gedreven onderneming, overdraagbaar zou zijn. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat sprake is geweest van een rechtsgeldige overdracht van de licentie door TSO Noord aan TSO Techniek. TSO Techniek heeft onbetwist gesteld dat het intrekken van deze licentie zeer nadelige financiële gevolgen voor haar heeft, omdat dit haar noopt tot een naamswijziging met alle kosten van dien en het de investeringen die zij heeft gedaan waardeloos maakt. De rechtbank begrijpt uit de stellingen van Technical Support Oosterhout dat zij daar tegenover stelt dat zij belang heeft bij intrekking van de licentie, omdat er gevaar voor verwarring bestaat tussen haar handelsnamen en domeinnamen en de handelsnaam, domeinnaam en het beeldmerk van TSO Techniek, welk gevaar zich volgens haar ook reeds heeft verwezenlijkt. De rechtbank is van oordeel dat gesteld noch gebleken is dat en waarom dit gestelde gevaar thans groter is dan toen TSO Noord na de aandelenverkoop de handelsnaam TSO en het beeldmerk TSO gebruikte. Waar Technical Support Oosterhout destijds in het gestelde verwarringsgevaar geen aanleiding heeft gezien de licentie in te trekken, valt niet in te zien waarom dit gestelde gevaar thans zo zwaar zou moeten wegen dat het afgewogen tegen het belang van TSO Techniek de intrekking van de licentie in redelijkheid rechtvaardigt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Technical Support Oosterhout, gezien de onevenredigheid tussen haar belang bij intrekking van de licentie en het belang van TSO Techniek dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot intrekking van de licentie heeft kunnen komen.

4.13. Slotsom is dat Technical Support Oosterhout in het kader van de onderhavige procedure TSO Techniek niet kan tegenwerpen dat zij zonder toestemming gebruik maakt van haar handelsnaam TSO. Hieruit volgt dat vordering sub I dient te worden afgewezen. De daarop voortbordurende vorderingen sub III en IV tot het overdragen van de domeinnaam en het beeldmerk treffen hetzelfde lot.

4.24. TSO Techniek heeft ter comparitie verklaard dat zij geen last heeft van Technical Support Oosterhout, waaruit de rechtbank afleidt dat zij geen last ondervindt van het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout. Dit oordeel vindt steun in het feit dat niet gebleken is dat zij zich in de periode tussen december 2010, het moment waarop zij als rechthebbende op het merk in het Benelux Merkenregister werd ingeschreven, en haar brief van 12 februari 2014 heeft verzet tegen het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout. Naar het oordeel van de rechtbank heeft TSO Techniek mede gelet hierop onvoldoende onderbouwd gesteld waarom zij thans belang heeft bij uitoefening van haar recht om het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout te verbieden. Haar stelling dat de manier waarop Technical Support Oosterhout tekeer gaat en in rechte vordert dat het beeldmerk TSO wordt overgedragen haar heeft doen besluiten een verbod te vorderen, doet vermoeden dat de vordering enkel is ingesteld, omdat Technical Support Oosterhout haar heeft gedagvaard. De rechtbank acht dit "belang" in geen verhouding staan tot het belang van Technical Support Oosterhout bij voortzetting van het gebruik van het beeldmerk TSO. De rechtbank is daarom van oordeel dat TSO Techniek misbruik maakt van recht door thans een verbod op het gebruik van het beeldmerk TSO door Technical Support Oosterhout te vorderen. Hierop stuit deze vordering af.

4.27. TSO Techniek heeft zich in haar verweer tegen de vorderingen in conventie op het standpunt gesteld dat haar gebruik van het beeldmerk TSO niet het gevaar oplevert dat het relevante publiek de handelsnaam TSO van Technical Support Oosterhout zal verwarren met dit beeldmerk. Het is volgens haar eerder het gebruik van hetzelfde beeldmerk dat gevaar voor verwarring zou kunnen opleveren dan enkel het gebruik van het naamsbestanddeel TSO. Gezien dit standpunt gaat de rechtbank ervan uit dat, nu het woordmerk TSO van Technical Support Oosterhout gelijk is aan haar handelsnaam en enkel bestaat uit het naamsbestanddeel TSO, er ook in de visie van TSO Techniek geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE tussen het woordmerk TSO van Technical Support Oosterhout en het beeldmerk TSO van TSO Techniek. Reeds hierop strandt de vordering van TSO Techniek.

Hof Den Haag 22 juli 2014, IEF 14059 (Recticel tegen Swiss Sense)
Uitspraak ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal en Luuk Jonker, Holla Advocaten. Merkenrecht. Zie eerder IEF 11749. Recticel is een Zwitserse onderneming die zich toelegt op de productie en verkoop van onder meer bedden en matrassen onder het merk SWISSFLEX en is houdster van een aantal merkregistraties. Swiss Sense is werkzaam op hetzelfde gebied en is houdster van een aantal Benelux-woord/beeldmerken. In vrijwel al deze merken komt het teken SWISS SENSE voor. De rechtbank heeft in eerste aanleg een aantal merkinschrijvingen van Swiss Sense nietig verklaard, omdat deze het Zwitserse staatsembleem bevatten. Recticel vordert terecht dat Swiss Sense inbreuk maakt op haar merkrechten. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en verbiedt in het bijzonder gebruik van 'Swiss Sense' als handelsnaam, domeinnaam of als merk en van 'Sense' als merk.

Woordmerk SWISSFLEX versus woordmerk SWISS SENSE
21. Het hof stelt voorop dat het element SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel is van het merk SWISSFLEX en van het teken SWISS SENSE. SWISS springt in het oog, nu dit, zoals Recticel c.s. terecht heeft opgemerkt, geen voor de hand liggende aanduiding is in relatie tot de betrokken waren en diensten, terwijl de beide andere elementen (FLEX respectievelijk SENSE) in dit verband weinig zeggingskracht hebben. Daar komt bij dat het element SWISS zowel in merk als in teken het eerste deel van het merk is, en dat moet worden aangenomen dat het (ook daarom) meer aandacht krijgt bij het relevante publiek (de gemiddelde consument met een, gelet op de prijs van de betrokken waren, verhoogd aandachtniveau) dan het daaropvolgende element FLEX respectievelijk SENSE. Het bewijsaanbod van Swiss Sense in de memorie van antwoord onder 152, is naar het oordeel van het hof niet voldoende concreet; het is bovendien geen aanbod tot getuigenbewijs, terwijl bewijsstukken door Swiss Sense eigener beweging in het geding hadden moeten worden gebracht.

22. (…) In visueel opzicht stemmen merk en teken in behoorlijke mate overeen, omdat het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken identiek is, en omdat dat element wordt gevolgd door een woord van vier of vijf letters met een duidelijke aanwezigheid van de letter E. Weliswaar verschilt het woordbeeld enigszins doordat SWISSFLEX aan elkaar geschreven wordt terwijl SWISS SENSE uit twee losse woorden bestaat, maar dat legt naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal. Datzelfde geldt ook voor zover de twee bestanddelen van het teken SWISS SENSE in de praktijk worden geschreven met een hoofdletter.
In auditief opzicht stemmen merk en teken in aanzienlijke mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken is identiek, terwijl de toevoegingen FLEX en SENSE worden gekenmerkt door de harde è-klank alsmede door de s-klank aan het eind. Dat de klemtoon, naar Swiss Sense stelt, verschillend wordt gelegd, maakt dit – voor zover dit al het geval zou zijn – niet anders. Datzelfde geldt voor de alliteratie in SWISS SENSE.
In begripsmatig opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS communiceert, zowel in merk als teken, immers een (positieve) associatie met Zwitserland (vgl. GEA 15 december 2011, zaak T-377/09, ECLI:EU:T:2011:753 (‘PASSIONATELY SWISS’)).

23. Wat betreft de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten overweegt het hof als volgt. Het merk SWISSFLEX van Recticel c.s. is ingeschreven voor, kort gezegd, slaapkamermeubilair, bedden, bedonderdelen, matrassen en kussens (productie 4 Recticel c.s.). Swiss Sense gebruikt het teken SWISS SENSE voor bedden (met name boxsprings), slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben (vgl. overweging 2.3 van het bestreden vonnis). Naar het oordeel van het hof is daarmee sprake van dezelfde, althans in verregaande mate soortgelijke waren en/of diensten. Het hof verwerpt daarmee ook het betoog van Swiss Sense dat de retaildiensten (de verkoop van voornoemde waren) waarvoor zij het teken Swiss Sense gebruikt, niet soortgelijk kunnen zijn aan de waren waarvoor Recticel c.s. haar merk heeft geregistreerd. Anders dan Swiss Sense lijkt te betogen (memorie van antwoord onder 135-138), is het immers mogelijk dat waren soortgelijk zijn aan diensten en andersom.

Woordmerk SWISSFLEX versus woord/beeldmerken SWISS SENSE met SWISS SENSE als dominant bestanddeel
26. Naar het oordeel van het hof stemmen dit merk en voormelde tekens overeen; het hof verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Ook in de in rechtsoverweging 25 genoemde tekens is SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel. Daarbij geldt evenwel het volgende. In visueel opzicht is sprake van minder overeenstemming dan ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE, maar dat neemt niet weg dat er wel enige overeenstemming is. De totaalindruk in aanmerking nemend, is het woordcombinatie SWISS SENSE in de desbetreffende tekens naar het oordeel van het hof visueel dominant, terwijl de toevoegingen LIFE of SAFE respectievelijk de (zeer) klein afgebeelde onderschriften en het beeldelement naast die dominante woordcombinatie weinig zeggingskracht hebben gelet op hun algemene beschrijvende karakter, terwijl de onderschriften bovendien zo klein zijn afgebeeld dat zij nauwelijks opvallen. In auditief opzicht geldt ook dat de toevoegingen (onderschriften, LIFE of SAFE) niet afdoen aan de omstandigheid dat het element SWISS SENSE in de desbetreffende tekens auditief dominant is. In begripsmatig opzicht doen genoemde toevoegingen niet af aan de overeenstemming die hiervoor is aangenomen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Het gaat immers om beschrijvende onderschriften (‘boxsprings en matrassen’, ‘slapen met een goed gevoel’) en/of om elementen met weinig zeggingskracht (LIFE of SAFE).

Woord/beeldmerk SWISSFLEX versus handelsnaam Swiss Sense en domeinnaam swisssense
31. (…) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in rechtsoverweging 19 e.v., kan Recticel c.s. zich op grond van art. 9 lid 1 sub b GMV verzetten tegen dergelijk gebruik door Swiss Sense van de aanduiding ‘Swiss Sense’. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook voor de aanduiding ‘Swiss Sense’ in het onderschrift ‘by Swiss Sense’ in de tekens genoemd in overweging 2.4 onder f, h, m, n, p, s, t, u, v, w, x, en y van het bestreden vonnis, waarin naast een dominant woordelement (bijvoorbeeld DESIGN, COLOR, POCKET of SAFE) in het onderschrift in kleine letters Swiss Sense als handelsnaam wordt gebruikt, althans door het publiek als zodanig zal worden opgevat (‘by Swiss Sense’).

Woordmerk SENSUS versus SENSE
40. Op grond van het voorgaande, alsmede in aanmerking nemende dat het merk SENSUS een redelijk onderscheidend vermogen heeft en de verregaande mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, komt het hof tot de conclusie dat het merk SENSUS en het teken SENSE in visueel, begripsmatig en auditief opzicht zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (als eerder omschreven) als bedoeld in art. 9 lid 1 sub b GMV. Grief 12 slaagt dus. In zoverre is vordering (2) dus toewijsbaar.

Lees de uitspraak:
IEF 14059 (link/ pdf)

Gerechtshof 's Hertogenbosch 8 juli 2014, IEF 14057 (The Way of Beauty tegen V.O.F.)
Handelsnaam. The Way of Beauty Kappers is aan appellant overgedragen na ondertekening van een intentieverklaring van verkoop, waarin onder andere een relatie- en concurrentiebeding is opgenomen. Geïntimeerde 4 heeft met eiser een arbeidsovereenkomst waar wederom een concurrentiebeding in is opgenomen. Eiser stelt dat geïntimeerden het concurrentiebeding heeft overtreden en inbreuk maakt op haar handelsnaam door na beëindiging van het dienstverband een eigen kapperszaak te beginnen. Het hof oordeelt dat geen sprake is van handelsnaaminbreuk, omdat geïntimeerden de handelsnaam inmiddels niet meer gebruiken. Geïntimeerde 4 handelt niet in strijd met het concurrentiebeding. Beoordeling van de overtreding door andere geïntimeerden vereist nader feitenonderzoek.

3.9. (…) Gelet op het voorgaande is het hof voorshands van oordeel dat, zoals [geïntimeerde 4] betoogt, voor haar slechts een concurrentiebeding voor de duur van een half jaar gold en het voor haar geldende concurrentiebeding liep tot 1 augustus 2013. Duidelijk is dat [geïntimeerde 4] begin augustus 2013 (en niet eerder) is begonnen met de exploitatie van de kapperszaak onder de naam [handelsnaam] Kappers in het gedeelte van het pand [perceel 1] te [vestigingsplaats] dat zij huurt van [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3]. Gelet op het voorgaande heeft [geïntimeerde 4] naar het voorlopig oordeel van het hof niet gehandeld in strijd met het concurrentiebeding. (…)

3.15.
Naar het oordeel van het hof hebben [the way of beauty] en [appellant 2] onvoldoende onderbouwd dat sprake is van overtreding van het relatie- en concurrentiebeding door [V.O.F.], [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3]. Uit de daarvoor door hen gestelde feiten en omstandigheden blijkt dit niet voldoende, ook niet als die in onderling verband en samenhang worden bezien. [the way of beauty] en [appellant 2] hebben onder andere naar voren gebracht dat het feit dat [geïntimeerde 4] de handelsnaam [handelsnaam] gebruikt enige samenwerking impliceert met [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3], nu [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] in het verleden een onderneming onder die naam hadden. Uit het handelsregister (productie 6 bij dagvaarding) blijkt echter dat [geïntimeerde 2] de handelsnaam [handelsnaam] slechts een ultrakorte periode (datum ingang: 1 november 2005, datum einde: 1 november 2005) in gebruik heeft gehad. Voorts heeft volgens [the way of beauty] en [appellant 2] [geïntimeerde 4] hulp gehad van [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] bij het inrichten van haar kapperszaak, maar op de als productie 10 door [the way of beauty] en [appellant 2] overgelegde foto’s is dat niet zonder meer te zien. Ook menen [the way of beauty] en [appellant 2] dat [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] via social media actief klanten hebben geworven voor [handelsnaam]. Productie 11 betreft echter slechts het delen van de statusupdate door ‘[geïntimeerde 4]’ van ‘[handelsnaam] Kappers’. Tot slot doet afbreuk aan de relevantie van de door [the way of beauty] en [appellant 2] als productie 18 overgelegde berichten van ‘[geïntimeerde 4]’ die betrekking hebben op 2014 (te weten ‘Wie kan raden wat wij weer gaan doen in 2014’ en ‘Het spel wordt gelanceerd in 2014 geweldig’ en ‘Ik kan niet wachten’) dat het relatie- en concurrentiebeding liep tot 1 januari 2014.

3.16.
Gelet op het voorgaande vergt beantwoording van de vraag of sprake is van overtreding van het relatie- en concurrentiebeding nader feitenonderzoek en mogelijk bewijslevering, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. De vorderingen tegen [V.O.F.], [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] die zijn gebaseerd op de stelling dat zij het relatie- en concurrentiebeding hebben overtreden, kunnen daarom niet worden toegewezen.

3.17. (….) Volgens [the way of beauty] en [appellant 2] zelf hebben [V.O.F.], [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] het gebruik van deze handelsnaam in februari 2013 hebben gestaakt (memorie van grieven, randnummer 5). De inleidende dagvaarding dateert van 24 september 2013. Reeds ten tijde van de inleidende dagvaarding gebruikten zij deze handelsnaam dus niet meer. Gesteld noch gebleken is dat er aanwijzingen zijn dat [V.O.F.], [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] de handelsnaam van [the way of beauty] weer (gaan) gebruiken. Een onderbouwing van de onderhavige vordering ten aanzien van [geïntimeerde 4] ontbreekt. Voor wat betreft het gebruik van deze handelsnaam is naar het voorlopig oordeel van het hof dan ook geen sprake van een (dreiging van) onrechtmatig handelen dat een onmiddellijke voorziening bij voorraad vereist. Dit betekent dat de onderhavige vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt.