Alle rechtspraak  

publicatie processtukken & samengesteld wel onderscheidend vermogen

Auteursrecht. (geregistreerd) merkenrecht. Uitlatingen op website over medezeggenschap op het Stedelijk Lyceum Enschedé niet onrechtmatig, vanwege publicatie van processtukken wel inbreuk auteursrecht. “Gedaagde heeft aldus door plaatsing van genoemde stukken op de website inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eisers dan wel hun raadsvrouwe.” Inbreuk op het teken GMR HSL (boip.int) wordt eveneens aangenomen, althans de voorzieningenrechter is “voorshands van oordeel dat aan Stichting HSL een merkrecht toekomt op het teken GMR HSL.” (…) “Hoewel aan de (beschrijvende) afkortingen GMR en HSL afzonderlijk nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt (...) is dit voor de samenvoeging van beide afkortingen niet zonder meer aan te nemen. Om die reden zal de voorzieningenrechter vooralsnog aannemen dat het teken voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dit betekent dat [gedaagde] elk gebruik van het teken dient te staken en gestaakt te houden.” Inclusief gebruik van emailadressen

Onrechtmatig handelen 22. Hoewel de teksten ‘de bestuurder is bezig geweest om de wettelijk voorgeschreven medezeggenschap op HSL monddood te maken’, ‘halve waarheden en leugens te verkondigen’, ‘dat hij in een aantal gevallen toegaf zich ervan bewust te zijn de wet te overtreden’ en ‘het manipulatief gedrag van [eiser sub 2]’ niet van een enkele kritische strekking getuigen, kan het onrechtmatige karakter van deze uitlatingen echter ook niet worden ingezien. De gedane uitlatingen zijn niet van een dermate verregaande aard dat verwacht moet worden dat eisers hierdoor (ernstige) hinder dan wel schade zullen ondervinden. De vorderingen sub a en c dienen derhalve te worden afgewezen.

Auteursrechten 23.  De voorzieningenrechter is met eisers van oordeel dat op de door hun of namens hun opgestelde brieven en processtukken auteursrechten rusten. Deze stukken ontberen niet een oorspronkelijk karakter en om die reden komen zij in aanmerking voor volledige auteursrechtelijke bescherming. Het op de website plaatsen van die stukken kan worden gezien als een openbaarmaking in de zin van artikel 12 Auteurswet (hierna te noemen Aw). Gelet op het bepaalde in artikel 1 Aw is openbaarmaking echter uitsluitend voorbehouden aan de maker. [Gedaagde] heeft aldus door plaatsing van genoemde stukken op de website inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eisers dan wel hun raadsvrouwe. Nu het niet meer in [gedaagde] zijn macht ligt om de stukken van internet te verwijderen kan het gevorderde onder sub b niet meer worden toegewezen. Dit laat echter onverlet dat de voorzieningenrechter, gelet op het voorgaande, wel het gevorderde onder sub g kan en zal toewijzen.

Merkenrecht: 24.  De voorzieningenrechter is, gelet op het beperkte beoordelingsmogelijkheden die kleven aan een procedure als de onderhavige, voorshands van oordeel dat aan Stichting HSL een merkrecht toekomt op het teken GMR HSL.

25.  Het meest verstrekkende verweer van [gedaagde] is dat het teken nietig zou zijn omdat het ontbreekt aan enig onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen van het teken moet beoordeeld worden aan de hand van de perceptie van het betrokken publiek, waarbij de totaalindruk van belang is. Het relevante publiek zal met name bestaan uit (een deel van) de inwoners van de gemeente Enschede. Door het gebruik van de samenvoeging GMR en HSL zal voor de inwoners van de gemeente Enschede als snel de link gelegd worden naar de Stichting HSL. Voorts zal die samenvoeging gemakkelijk worden begrepen als zijnde de GMR van Stichting HSL. Hoewel aan de (beschrijvende) afkortingen GMR en HSL afzonderlijk nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt - zoals [gedaagde] terecht stelt -, is dit voor de samenvoeging van beide afkortingen niet zonder meer aan te nemen. Om die reden zal de voorzieningenrechter vooralsnog aannemen dat het teken voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Dit betekent dat [gedaagde] elk gebruik van het teken dient te staken en gestaakt te houden. Zoals reeds door partijen is vastgesteld zit [gedaagde] echter niet meer achter de ‘knoppen’ van de website. Daarvan uitgaande ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de navolgende voorziening te treffen teneinde een stoelendans te voorkomen voor wat betreft het beheer van de website en de daaraan verbonden e-mailadressen.

Rechtdoende Veroordeelt [gedaagde] om per 48 uren na de rechtsgeldige betekening van dit vonnis het beheer van de website www.gmrhsl.nl en de daaraan verbonden e-mailadressen info@gmrhsl.nl en gmrhsl@gmail.com gestaakt te houden en verbiedt [gedaagde] vanaf dat moment om de door of namens eisers opgestelde correspondentie dan wel processtukken te openbaren dan wel te verveelvoudigen.

Lees het vonnis hier (link en pdf) 

Ten behoeve van gemeenschappelijke belangen

met dank aan G.L. Kooy, Octrooibureau Vriesendorp & Gaade
 
Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 21 augustus 2009, IEF 8113). Voormalig agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douane een zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook gemeenschappelijk merkhouder) Playgo tegenhouden. De voorzieningenrechter concludeerde dat Trends2come haar bevoegdheid hiermee heeft misbruikt: “De gemeenschappelijkheid van de eigendom brengt naar voorlopig oordeel in ieder geval mee dat dergelijke verzoeken alleen kunnen worden ingesteld ten behoeve van de gemeenschap, dat wil zeggen ten behoeve van gemeenschappelijke belangen van PlayGo Limited en Trends2Com.” De inhoud van de containers dient derhalve te worden vrijgegeven. Vorderingen zijn onvoldoende onderbouwt. Het hof volgt dit oordeel.

"9. (…) Uitgangspunt is mitsdien dat de door Trends2Com getroffen douanemaatregel is ingegeven door haar belang om verhaalsmogelijkheden ten laste van Playgo Ltd. te creëren. Trends2Com betwist voorts (begrijpelijkerwijs) niet dat dat doel niet in het belang van Playgo Ltd. is.

10. Dat sluit op zichzelf niet uit dat de douanemaatregel tevens ten doel kan hebben gehad op te treden tegen merkinbreuk. Ook daarvoor geldt echter - ingevolge het in hoger beroep niet bestreden oordeel van voorzieningenrechter - dat de maatregel de gemeenschappelijke belangen van Playgo en TrendQCom moet hebben gediend. Trends2Com heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ook Playgo Ltd. belang had bij het (op deze wijze) optreden tegen de merkinbreuk. Vaststaat immers dat Playgo Ltd. zich op het standpunt stelt dat van merkinbreuk geen sprake is, nu zij Playgo Toys en Tai Way toestemming heeft verleend voor het gebruik van de Gemeenschapsmerken. Het hof acht het betoog van Playgo Ltd., dat zij, gelet op die toestemming, door Playgo Toys en Tai Way aansprakelijk kan worden gehouden voor een optreden tegen hen wegens merkinbreuk voorshands niet onaannemelijk. De door Trends2Com benadrukte (eigen stellingname van Playgo met betrekking tot de) onderlinge onafhankelijkheid van de in deze procedure optredende Playgo-vennootschappen ondersteunen de betreffende stelling van Playgo juist."

Lees het arrest hier en LJN BQ4582.

Veel garen op deze klos

Modellenrecht en merkenrecht. Conventie. Inbreuk op geregistreerd Gemeenschapsmodel (december 2010). Verweer Stam+: model is nietig wegens gebrek aan nieuwheid en eigen karakter. In juli 2009, meer dan 12 maanden vóór registratie een identiek model voor het publiek beschikbaar gesteld. In februari 2010 deze klossen op de markt gebracht.

Kenmerkend: robuuste vorm van de klos, ontbreken van een kartonnen huls en de draad kan vanuit de kern van de klos worden afgerold. M.n. ontbreken huls is van belang voor algemene indruk model.

Stam+ heeft veel bewijzen aangedragen voor haar stelling en Hoooked kan haar stelling onvoldoende onderbouwen. Niet betwist dat de klos tentoongesteld in september 2009 eenzelfde algemene indruk wekt. Verder stelt Stam+ dat de vormgeving wordt bepaald door technische elementen, waardoor het Gemeenschapsmodel nietig moet zijn. Waarschijnlijk in bodemprocedure zal wegens gebrek aan nieuwheid/ontbreken eigen karakter model nietig worden verklaard. Deze vorderingen afgewezen. Overige vorderingen beeldrechten en onrechtmatig handelen worden afgewezen vanwege onvoldoende ondersteunend bewijs.

Reconventie. Van door Stam+ gestelde dreiging van merkinbreuk is niet gebleken. Afwijzing. Vordering rectificatie van door Hooked gedane mededelingen. Aangezien deze gedaan zijn tijdens het conflict tussen partijen dienen deze ook zo gelezen te worden. Wordt niet onrechtmatig geacht. Afgewezen. Dit zou eventueel anders zijn als Hooked na deze uitspraak deze mededelingen blijft doen.

Verweer overtuigt niet 5.8. Het verweer van Hoooked overtuigt de voorzieningenrechter niet. In ieder geval de in r.o. 2.9. opgenomen foto van de op de beurs in Hardenberg getoonde producten, welke afkomstig is uit de door Stam+ overgelegde productie 5, is naar voorlopig oordeel voldoende duidelijk om aan te nemen dat de daar getoonde klos met wit katoendraad een klos zonder huls betreft. Dat de huls niet zichtbaar zou zijn door omhoogkruipend materiaal wordt voorshands niet aannemelijk geacht. Het ter zitting ook nog gevoerde betoog dat het al dan niet aanwezig zijn van een huls niet valt vast te stellen omdat de klossen van de zijkant zijn gefotografeerd, gaat niet op nu in ieder geval van de genoemde klos met wit katoendraad ook de bovenzijde zichtbaar in beeld is gebracht en een huls in die klos – anders dan bijvoorbeeld in de daarvoor (op de foto rechts) staande klos met donker katoendraad (waar die huls wel goed zichtbaar is) – niet valt waar te nemen. Dit rijmt ook met de ter zitting gegeven toelichting door Stam+ dat in de tweede levering die zij van Hoooked medio september 2009 ontving – en waarvan Stam+ ook een gespecificeerde factuur in het geding heeft gebracht, welke door Hoooked onbestreden is gelaten – al klossen zonder huls waren opgenomen en dat met name deze klossen door haar op de beurs in Hardenberg zijn aangeboden. Deze stelling is door Hoooked niet gemotiveerd weersproken. De enkele blote stelling van Hoooked dat zij tot februari 2010 uitsluitend klossen met huls heeft geleverd omdat de leverancier voor die tijd niet in staat zou zijn geweest dergelijke klossen te produceren, welke – zijdens Stam+ weersproken – stelling niet nader – bijvoorbeeld doordat de leverancier dit punt in de door Hoooked overgelegde verklaring zou bevestigen, hetgeen niet het geval is – is onderbouwd, legt daartegenover te weinig gewicht in de schaal, zodat in dit geding van de stelling van Stam+ ter zake als onvoldoende weersproken dient te worden uitgegaan.

Vorm door technisch element bepaald 5.10. Daarnaast – en zulks is zelfstandig dragend voor de afwijzing van de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel van Quintaz – geldt dat Stam+ onder verwijzing naar artikel 8 GModVo heeft gesteld dat de vormgeving van de producten in kwestie in hoge mate wordt gekenmerkt door technisch bepaalde elementen. Voor zover er sprake is van vormgeversvrijheid, wekt het Gemeenschapsmodel volgens haar geen andere algemene indruk dan reeds uit het vormgevingsgoed bekende klossen, zoals bijvoorbeeld de klossen met huls zichtbaar in de door Stam+ overgelegde nieuwsbrief van Hoooked (productie 1 Stam+, vgl. r.o. 2.6.), waarvan Hoooked ter zitting heeft erkend dat die al twaalf maanden vóór de registratiedatum van het Gemeenschapsmodel werden verhandeld. Hierin ziet Stam+ eveneens een reden waarom het Gemeenschapmodel nietig is. Zij heeft gemotiveerd gesteld dat het feit dat de katoendraad van binnenuit kan worden afgerold, noodzakelijk is om te voorkomen dat de klos gaat ‘wandelen’ bij gebruik en dat deze functionele eigenschap al jaren wordt toegepast bij vergelijkbare rollen draad of katoengaren, terwijl het ontbreken van een huls noodzakelijk is om de draad van binnenuit te kunnen afrollen. Deze stelling heeft Hoooked in het geheel niet weersproken zodat er vanuit dient te worden gegaan dat het afwezig zijn van de huls functioneel, technisch is bepaald. De resterende uiterlijke kenmerken van het model wekken naar voorlopig oordeel geen andere algemene indruk dan de tot het umfeld behorende klossen, zoals hiervoor besproken.

Nietigheid gemeenschapsmodel 5.11. Dit een en ander leidt tot de conclusie dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het Gemeenschapmodel van Quintaz nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, dan wel het ontbreken van eigen karakter. De vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel zullen dan ook worden afgewezen.

Rectificatie 5.16. Ten aanzien van de overige vorderingen, die zien op (rectificatie van) de door Hoooked gedane – volgens Stam+ onrechtmatige – mededelingen (vgl. r.o. 2.13.), overweegt de voorzieningenrechter als volgt. De mededelingen – die in december 2010 zijn gedaan – dienen naar voorlopig oordeel te worden gelezen en begrepen in de context van de destijds gerezen onenigheid tussen partijen. De mededelingen zijn in zoverre juist dat Hoooked beschikt over een ingeschreven modelrecht ten aanzien van de ten processe bedoelde producten en dat uit dat recht voortvloeit dat het nabootsen van dat model daarop een inbreuk kan vormen. Ook al is, naar nu blijkt, naar voorlopig oordeel geen sprake van inbreuk vanwege het ontbreken van een geldig recht, deze mededeling wordt, gezien ook het tijdstip waarop zij is gedaan, voorshands niet onrechtmatig geacht. Duidelijk voor de lezer is immers dat de mededeling betrekking heeft op een lopend geschil waarvan de uitkomst onzeker is. De vorderingen sub 2, 3 en 4 van het petitum worden dan ook afgewezen.

Lees de uitspraak hier (pdf)

Betekenis van de classificatie van waren en diensten

met dank aan duiding door Joris van Manen, Hoyng Monegier LLP.

Vonnis inzake Fortress Investment Group (FIG)/ Fortress Participation B.V. (FP) over normaal gebruik en non-usus. Voor het eerst (redactie: onder voorbehoud) legt de rechter eens goed uit waar de merkenklassen nu precies voor bedoeld zijn en hoe het met de bewijslast zit bij non-usus. De lat voor normaal gebruik ligt niet hoog vergelijk Ansul/Ajax en La Mer (r.o. 4.4), ook gebruik door derden met toestemming van merkhouder kan gelden als instandhoudend merkgebruik (r.o. 4.5), bewijslast ligt bij eisende partij, in deze heeft FP gebruiksbewijzen overlegd welke zien op groot deel van de (sub)diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven (r.o. 4.9 - 4.22). De vorderingen vervallenverklaring en doorhaling van inschrijving van merkrechten worden afgewezen.

4.6. De in artikel 1 Overeenkomst van Nice omschreven classificatie is de internationale classificatie van waren en diensten. Deze overeenkomst omvat een lijst van klassen en een alfabetische lijst van waren en diensten met voor elke waar of dienst de aanduiding van de klasse waarin zij thuishoort. In artikel 2 van de Overeenkomst van Nice wordt bepaald dat de classificatie in elk aangesloten land de betekenis heeft welke daaraan in dat land zal worden toegekend en dat zij de aangesloten landen niet bindt ten aanzien van de bepaling van de aan een merk toe te kennen beschermingsomvang of ten aanzien van de erkenning van merken voor diensten. Veeleer is de classificatie bestemd voor administratieve en fiscale doeleinden. Zij biedt tevens een handleiding voor de bepaling van de waren of diensten die tot eenzelfde klasse kunnen worden gerekend. Artikel 2.5 lid 5 BVIE impliceert dat de in een depot opgegeven waren of diensten conform de Overeenkomst van Nice moeten zijn gerangschikt.

 In artikel 1.1 sub d Uitvoeringsreglement van het BVIE6 is opgenomen dat de  waren of diensten waarvoor het merk is bestemd ‘zoveel mogelijk’ met vermelding van de nummers van de klassen waarin deze waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice vallen moeten worden opgegeven. Het merk kan ook voor andere, meer specifieke waren of diensten worden ingeschreven, welke onder de meest toepasselijke klasse zullen worden geschaard.

4.7. Hieruit volgt dat de indeling van het merk voor bepaalde diensten in een bepaalde klasse niet is gebonden aan stringente regels. Het doel van classificatie is vooreerst administratief. Een merkhouder geeft zelf aan voor welke specifieke diensten hij zijn merk in wil schrijven. Het is ook mogelijk om zelf een subdienst toe te voegen aan de voorgeschreven subdiensten binnen een bepaalde klasse. Deze vrijheid is een indicatie dat wat er exact moet worden begrepen onder een bepaalde subdienst, eveneens ruim dient te worden geïnterpreteerd. Als de merkhouder heeft gekozen voor een algemene dienstenomschrijving, kan het voorkomen dat het merk alleen gebruikt wordt voor een bepaald soort dienst. In beginsel leidt dit tot het aantoonbaar gebruik van het merk voor de gehele dienstenomschrijving. Dit kan anders zijn als er binnen de algemene dienstenomschrijving algemene subcategorieën te onderscheiden zijn en het gebruik dat van het merk wordt gemaakt binnen één van de subcategorieën valt. Het gebruik van het merk voor de overige subcategorieën is dan niet gegeven, zodat het merk in principe vervallen kan worden verklaard voor de overige subcategorieën. De rechtbank dient voor iedere dienst waarvoor het merk is ingeschreven en waarop de vervallenverklaring ziet, te beoordelen of het merk daarvoor normaal gebruikt is. De verdeling in klassen speelt daarbij geen rol; ook binnen één klasse kan het merk voor bepaalde diensten wel en voor andere niet vervallen worden verklaard. Andersom is eveneens mogelijk: normaal gebruik in één klasse kan instandhouding rechtvaardigen voor soortgelijke diensten in andere klassen.  

Lees het vonnis hier

Wel inburgering, maar onvoldoende totaalovereenstemming

Benelux en Gemeenschaps (vorm)merk. Modelrecht. Auteursrecht. Zaklampen. Eiser Mag Instrument vervaardigt zaklampen waaronder de zogeheten MINI MAGLITE en SOLITAIRE. Gedaagde Volume Trading importeert in 2002 de zaklampen “MINI” en “MICRO” vanuit China en brengt deze in 2006 in Nederland op de markt.
 
Kort:  Mag Instrument stelt haar vorderingen op basis van (vorm)merkrechten, auteursrechten op de MINI MAGLITE en SOLITAIRE en dat er sprake is van slaafse nabootsing. Daarbij zou MICRO het modelrecht op SOLITAIRE schenden.

Van de gestelde inburgering zal worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten, maar van inbreuk is geen sprake: alle vorderingen van Mag Instrument worden afgewezen.

Inburgering Rechtbank handhaaft haar bij het tussenvonnis gegeven oordeel over gebrek aan inherent onderscheidend vermogen van Gemeenschapsmerk MINI. Ogv 7 lid 3 en 52 lid 2 GMVo kan Gemeenschapsmerk niet nietig worden verklaard  indien sprake is van inburgering. r.o. 3.4 Daarbij zal, mede gelet op artikel 6quinquies van het Verdrag van Parijs met name rekening moeten worden gehouden met de duur van het gebruik van het merk. Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Er is sprake van ingeburgerde merken.

Afwijzing merkrechtvordering Gebrek aan visuele gelijkenis van de totaalindruk (r.o. 3.20 - 3.24):
1. de opbouw bestaat uit een strak cilindrisch gedeelte en een reflectorkop, zoals de meeste zaklampen en dus geen onderscheidend element.
2. De reflectorkop van haar zaklamp heeft niet een diameter die aan de voorzijde groter is dan het cilindrische deel en die afneemt naar de overgang van het cilindrische deel.
3. De afsluitdop heeft namelijk niet dezelfde diameter als de cilindrische batterijhouder, maar bestaat uit een knop met een duidelijk kleinere diameter
4. De cilindervorm heeft nauwkeurig begrensd greep-profiel, de tweede heeft dit niet.
5. Daarbij is de cilindrisch geribbelde rand die reflector omsluit is gedeeltelijk functioneel bepaald.

nieuwe lidstaten voor inburgering 3.5. Wat betreft de geografische omvang van de vereiste inburgering is in deze zaak van belang dat artikel 165 lid 4 GMVo bepaalt dat een Gemeenschapsmerk niet ongeldig kan worden verklaard wanneer de gronden voor ongeldigheid alleen voortspruiten uit de toetreding van een nieuwe lidstaat. Dat brengt mee dat voor zover het Gemeenschapsmerk MINI niet ingeburgerd zou zijn in de twaalf lidstaten die zijn toegetreden na de aanvraag van dat Gemeenschapsmerk op 2 juni 2000, dat enkele feit niet kan leiden tot nietigverklaring van het merk. Bij de onderstaande beoordeling van de gestelde inburgering zal dus worden uitgegaan van de Gemeenschap zoals die bestond in het jaar 2000, te weten een gemeenschap van vijftien lidstaten.

Merkrecht 3.24. Gegeven het feit dat de hiervoor genoemde elementen van de vormmerken – die Mag Instrument zelf omschrijft als wezenlijk en onderscheidend – niet terugkomen in de zaklamp van Volume Trading, moet worden geoordeeld dat de totaalindruk van die zaklamp niet overeenstemt met de vormmerken. De andere punten van overeenstemming die Mag Instrument heeft aangevoerd zijn in het licht van die afwijkingen onvoldoende. Zo heeft Mag Instrument gewezen op “verfijnd afgetekende overgangen” tussen de reflectorkop en de batterijhouder en tussen de batterijhouder en afsluitdop. Voor zover de gemiddelde consument, die niet de mogelijkheid heeft om het Gemeenschapsvormmerk MINI en de zaklampen van Volume Trading rechtstreeks met elkaar te vergelijken, de gestelde overeenstemming zou opmerken, kan dat vanwege het detailkarakter van dit kenmerk niet leiden tot een overeenstemmende totaalindruk.
 
3.26. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de overeenstemming tussen de door Volume Trading verhandelde zaklamp en de vormmerken van Mag Instrument zo gering is dat niet kan worden aangenomen dat er daardoor een gevaar voor verwarring in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE bestaat. Het feit dat Volume Trading de vorm gebruikt voor producten die identiek zijn aan de waren waarvoor de vormmerken zijn ingeschreven, kan niet opwegen tegen dat gebrek aan overeenstemming. Het onderscheidend vermogen van de vormmerken kan evenmin tot een ander resultaat leiden. Zoals in het kader van de beoordeling van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk MINI al is vastgesteld, hebben de vormmerken van huis uit juist geen onderscheidend vermogen. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik van de vormmerken zodanig is geweest, dat zij daaraan een bijzonder onderscheidend vermogen kunnen ontlenen. Ten slotte heeft Mag Instrument in dit verband gewezen op het feit dat de “Mini”, net als de zaklampen van Mag Instrument, worden verkocht in zwarte plastic doosjes. De vergroting van het verwarringsgevaar die hier mogelijk uit voortvloeit, wordt echter weggenomen door het feit dat – zoals Volume Trading onweersproken heeft aangevoerd en blijkt uit productie 2a van Mag Instrument – Volume Trading haar “Mini” aanbiedt met een kartonnen hoesje om het zwarte plastic doosje. Door het gebruik van dat hoesje wijkt de wijze van presentatie van de “Mini” in ieder geval op het moment van aankoop duidelijk af van de wijze van presentatie van de lampen van Mag Instrument. De presentatiewijze draagt dus niet bij aan verwarringsgevaar.

Auteursrecht 3.29. De rechtbank ziet geen aanleiding om terug te komen op het hiervoor genoemde oordeel over het beroep op het auteursrecht. De tegenargumenten die Mag Instrument bij pleidooi van 10 november 2010 heeft aangevoerd kunnen namelijk niet leiden tot een andere eindbeslissing. Ook indien artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie niet in de weg zou staan aan een beroep op het auteursrecht, zoals Mag Instrument betoogt, kan het beroep op een auteursrecht niet slagen. De “Mini” van Volume Trading kan namelijk niet worden aangemerkt als een verveelvoudiging van de Mini Maglite van Mag Instrument. De auteursrechtelijk beschermde trekken van de Mini Maglite die Mag Instrument heeft aangevoerd, zijn namelijk gelijk aan de elementen van haar vormmerken waarop zij de gestelde merkinbreuk heeft gebaseerd. Zoals hiervoor in het kader van de beoordeling van de merkinbreuk is vastgesteld, komen die elementen onvoldoende terug in de zaklamp van Volume Trading om te kunnen spreken van een overeenstemmende totaalindruk. Gelet daarop kan ook van een inbreuk op een auteursrecht geen sprake zijn.

Slaafse nabootsing 3.33. Los van een overeenstemmende wijze van presentatie is de overeenstemming tussen de “Mini” van Volume Trading en de Mini Maglite van Mag Instrument te gering om te kunnen aannemen dat er verwarring bij de consument kan ontstaan, althans gelet op de verschillen tussen die lampen moet worden geconcludeerd dat Volume Trading niet tekort is geschoten in haar verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor de gronden van dit oordeel kan worden verwezen naar de overwegingen hiervoor in het kader van de beoordeling van het merkenrecht.

Modelrecht 3.49. De overeenkomsten waar Mag Instrument op wijst zijn ook in het kader van haar beroep op het modelrecht: de staafvorm en de verhoudingen van de “Micro”. Zoals hiervoor is vastgesteld waren die vormgevingselementen voor 1980, en dus ruim voor het depot van het model, al gebruikelijk (zie r.o. 3.37 en 3.38). Overneming van slechts die gebruikelijke elementen kan niet leiden tot een inbreuk op het modelrecht.

Conclusie 3.51. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen. Mag Instrument zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Zoals hiervoor is overwogen, kan de in het gelijk gestelde partij op grond van richtlijnconforme interpretatie aanspraak maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Volume Trading vordert een bedrag van € 77.116,14 voor de gehele procedure. Mag Instrument heeft de redelijkheid en evenredigheid van die kosten niet bestreden. Omdat geen van partijen een verdeling heeft aangebracht tussen de procedure in conventie en reconventie, moet de rechtbank die verdeling schatten. De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten kan worden toegerekend aan de conventie en zal Mag Instrument dus veroordelen tot betaling van een bedrag van € 38.558,07.

Lees het vonnis hier (pdf).

Verbod tot verrichten van merkdepots

met dank aan Marlou van de Braak, Hoyng Monegier LLP

In navolging van eerdere bericht IEF 7102 (tweede bericht - Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage 24 september 2008, KG ZA 08-1024, Stichting Pink Ribbon tegen De Scheffrahn-groep c.s.). De Stichting Pink Ribbons vraagt aandacht voor borstkanker middels het roze lintje en is houder van diverse 'Pink Ribbon'-merken (zie register.boip.int). Zij maakt bezwaar tegen herhaaldelijk deponeren en vervolgens intrekken van ´PINK RIBBON´-merken door gedaagde en vordert o.a. een verbod tot het verrichten van merkdepots. Het verweer, dat PINK RIBBON slechts beschrijvend is voor roze lintjes, slaagt niet.

4.24. Het gevorderde verbod op het verrichten van depots is een vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots. In de gegeven omstandigheden is dat verbod naar het oordeel van de rechtbank wel gepast. Daarbij is, naast het voorgaande oordeel over de onrechtmatigheid van de wijze van depot tot op heden, van belang dat [X c.s.] zelf heeft verklaard dat alle activiteiten met betrekking tot Pink Ribbon International zijn gecontinueerd in Pink Ribbon, Inc. [X c.s.] is naar eigen zeggen niet meer betrokken bij Pink Ribbon International en gesteld noch gebleken is dat [X c.s.] anderszins een belang heeft bij het deponeren van PINK RIBBON merken. Gelet daarop is een verbod om merken met daarin de woordelementen PINK en RIBBON te deponeren niet een ter vergaande inperking van de bevoegdheden van [X c.s.]

Het verbod gaat gepaard met een dwangsom á €10.000 per dag of per keer dat Benelux of Gemeenschapsdepot met daarin "PINK" en/of "RIBBON" en á €2.000 per dag of per keer dat genoemde merkrechten "PINK" en/of "RIBBON" wordt gebruikt

Lees het vonnis hier.

In dit vonnis genoemd: BVIE 2.4 sub f, 2.28 lid 1 sub b, c en d, lid 3, 4.6 lid 4  
SHARE|

Na beëindiging dealerovereenkomst het merk blijven gebruiken

Merkenrecht. Stukgelopen dealersamenwerking. S. & T. Van Noort B.V. voldeed niet aan de minimum purchase en sales targets uit de dealerovereenkomst. Ook een royalty-free non-exclusive license voor het gebruik van de Triump merken was hierin opgenomen. Na beëindiging blijft Van Noort B.V. de merken van Triumph gebruiken en vordert zij verbod wegens merkinbreuk.

3.1 (...) Van Noort maakt volgens Triumph echter nog steeds gebruik van de merken van Triumph, onder meer op haar website en op de lichtbak aan de winkelpui, op zodanige wijze dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat Van Noort tot het dealernetwerk van Triumph behoort. Van Noort maakt volgens Triumph aldus inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c BVIE op de merkrechten van Triumph en handelt in strijd met de bepalingen van de dealerovereenkomst. 

4.11. Daarmee is een einde gekomen aan de aan Van Noort (kennelijk mede namens Triumph Designs) verleende licentie tot  het gebruik van de merken van Triumph Designs. Van Noort heeft niet bestreden dat zij de merken nog altijd gebruikt op de door Triumph aangegeven wijze en dat sprake is van merkinbreuk. Het door Triumph Designs gevorderde verbod op merkinbreuk is daarom toewijsbaar, met dien verstande dat Van Noort een korte termijn moet worden gegeven om aan de veroordeling te voldoen.

Uit r.o. 4.14 (jo. 3.2) volgt dat Triumph het recht heeft om de diagnoseapparatuur en de lichtbak van Van Noort B.V. terug te kopen voor een bedrag van € 1.835 respectievelijk € 446,55.

4.16. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt opgemerkt dat, naar Triumph ter zitting ook heeft erkend, het Van Noort vrij staat reeds door Triumph aan haar geleverde producten, waarop de merken zijn aangebracht, verder te verkopen

Lees het vonnis hier.

In deze uitspraak genoemd: Artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c,  4.6 lid 1 BVIE, art. 1019h en 1019i Rv
SHARE|

Der die Klagemarke schwächt

Een autoproducent mag - op grond van zijn merkenrecht - een onafhankelijke autoreparatiewerkplaats verbieden reclame te maken met zijn "beeldmerk" voor "inspecties", zo oordeelde het Duitse BGH in Volkswagen v. ATU. Zowel Landgericht Hamburg en Oberlandesgericht waren al eerder tot deze conclusie gekomen.

Mit der Verwendung des bekannten Bildzeichens der Klägerin ist ein Imagetransfer verbunden, der die Klagemarke schwächt. (vertaling: Met het gebruik van het bekende beeldmerk van klager is een Imagetransfer verbonden, waardoor het merk verzwakt.)

Das Markenrecht sieht allerdings vor, dass der Markeninhaber einem Dritten die Verwendung der Marke als notwendigen Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen des Dritten nicht verbieten kann, solange die Benutzung nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel verstößt. Im Streitfall sind die Voraussetzungen dieser Schutzrechtsschranke indessen nicht erfüllt, weil die Beklagte zur Beschreibung des Gegenstands der von ihr angebotenen Dienstleistungen ohne weiteres auf die Wortzeichen "VW" oder "Volkswagen" zurückgreifen kann und nicht auf die Verwendung des Bildzeichens angewiesen ist.

(vertaling: Het merkenrecht bepaalt echter dat de merkenhouder een derde het gebruik van het merk als noodzakelijke opmerking voor het aanbieden van diensten van derden niet kan verbieden, zolang het gebruik niet met de eerlijke gebruiken in industriële en commerciële conflicteert. In dit geval zijn de voorwaarden waarvan niet vervuld, omdat de beschrijving van de aangeboden diensten zonder woordmerk "VW" of "Volkswagen" niet is aangewezen op het gebruik van het beelmerk.

Lees het (voorlopige) persbericht nr. 65/2011 hier.
SHARE|

Het overnemen van karakteristieke elementen

met dank aan Moïra Truijens & Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht. Hoger beroep in kort geding over het auteursrecht op de spijkerbroek Elwood. Afgezien waar het de (hoofdelijek) proceskosten betreft bekrachtigt het hof het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Dordrecht 13 augustus 2009, IEF 8120). De spijkerbroek is een werk en auteursrechtelijke verwatering bestaat niet. Inbreuk op het auteursrecht van G-Star wordt bevestigd. Na toelating van eisvermeerdering van G-Star concludeert het hof wel dat H&M op grond van het modellenrecht geen inbreuk maakt op het stikselmerk van G-star (‘het Wokkie-teken’), omdat  “er een gerede kans bestaat dat het gebruik van het merk kan worden verboden om reden dat dit resulteert in de toepassing van een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de oudere modellen van H&M.” (Klik op afbeelding voor vergroting, links voor- en achterkant Elwood, rechts H&M).

Auteursrecht: 14. Het hof is voorshands, met de rechtbank, van oordeel dat door het gebruik van de combinatie van de vijf kenmerkende elementen (…) het ontwerp van de Elwood broek aan de hiervoor geschetste criteria voldoet. Dit samenstel van elementen geeft de Elwood een karakteristieke uitstraling (in die zin eerder: Hof Amsterdam 25- 1 1-2004 (G-Star 1Benetton), LJN AU9 159). Wet enkele feit drie bepaalde elementen, zoals de kniestukken,al eerder werden gebruikt in motorbroeken en dat het ontwerp zelfs daarop is geïnspireerd, is onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat sprake is van ontlening aan een model van een al bestaande motorbroek. (…)

Verwatering: 15. Voor zover H&M c.§ met het overleggen van afbeeldingen van broeken, als thans verkrijgbaar op de markt, die een of meerdere kenmerken van de Elwood vertonen heeft willen aanvoeren dat de beschemingsomvang van de Elwood is verwaterd, althans zeer beperkt moet worden geacht, wordt dit verweer verworpen. Zoals hiervoor reeds is overwogen, moet de beschemingswaardigheid van een werk worden beoordeeld op het moment waarop dat is vervaardigd. Derhalve is niet relevant dat bepaalde onderdelen van het ontwerp later zijn nagevolgd en niet meer als origineel worden ervaren (zie o.a.: HR 8 september 2006 (G-Star/Benetton), LJN AV3384, NJ 2006/492). Dit geldt te meer, nu bovendien voldoende aannemelijk is geworden dat G-Star sinds de introductie van de Elwood consequent is opgetreden tegen inbreuk. Grief X en XI falen derhalve, althans kunnen niet tot vernietiging leiden.

Inbreuk: 21: Deze grief wordt verworpen. Het hof ziet geen reden de buitenlandse rechter in zijn oordeel te volgen. Naar het oordeel van het hof kunnen de inderdaad aanwezige verschillen - waaronder ook het ontbreken van één van de karakteristieke elementen van de Elwood, te weten het grote ronde stiksel op het zitvlak, niet afdoen aan het oordeel dat de totaalindrukken van de broeken zodanige gelijkenis vertonen dat de H&M-jeans niet als zelfstandig werk kunnen worden beschouwd. Die gelijkenis in totaalindruk wordt met name veroorzaakt door het wel overnemen van de twee zich aan de voorzijde van het ontwerp bevindende karakteristiek elementen, te weten de bollende kniestukken en de opvallende schuine stiksels die van de heup naar de kuisnaad lopen en de twee resterende karakteristieke elementen op de achterzijde, te weten het horizontale stiksel op kniehoogte en de band aan de onderzijde van de pijpen.

Merkenrecht: 34. Het verweer van H&M c.s. op dit punt bek doel. Indien sprake zou zijn van zodanige overeenstemming tussen het Wokkie-merk en de door H&M c.s. gebruikte tekens dat daardoor verwarring kan ontstaan, is naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk dat een beroep van H&M c.s. op de nietigheid van het Wokkie-merk ex artikel 53 lid 2GMVo zal slagen, nu er een gerede kans bestaat dat het gebruik van het merk kan worden verboden om reden dat dit resulteert in de toepassing van een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de oudere modellen van H&M AB (art. 10 lid 1 Gemeenschaps-modellenverordening). Anders dan G-Star bij pleidooi nog heeft gesteld, staat het vermoeden van geldigheid van het Gemeenschapsmerk als (thans) geregeld in artikel 99 GMVo (voorheen 95 GMVo), gelet op het bepaalde in het derde lid van dit artikel, niet in de weg aan het honoreren van het verweer van H&M c.s., zodat de vordering voor zover gegrond op het Gemeenschapsmerk dient te worden afgewezen.

Lees het arrest hier (link en pdf) update: LJN BQ2113

Een rechtsgeldig ouder gebruik

Met dank aan Remco Klöters, Van Kaam 

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser maakt op grond van handelsnaam en beeldmerk ‘Tradersonly’ bezwaar tegen het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be. Vorderingen afgewezen: het voorgebruik van de oudere domeinnaam prevaleert, voorshands.

4.4. (…) Er zal sprake moeten zijn van een zekere mate van naar buitentreden van de onderneming onder die handelsnaam. In het onderhavige geval heeft Caesar Capiral tegenover de betwisting door Today's echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de registratie van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be door Today's, reeds met de naam Tradersonly.nl als handelsnaam van haar onderneming naar buiten was getreden. De enkele door Caesar Capital genoemde registratie van deze handelsnaam in het handelsregister en de registratie daarvan als tweede naam van de onderneming bij de AFM is voorshands onvoldoende. Stukken waaruit zou blijken dat zij reeds vóór 22 september 2010 die handelsnaam daadwerkelijk gebruikte zijn niet overgelegd. Of Caesar Capital nog op andere wijze met de naam Tradersonly voor haar onderneming naar buiten was getreden vergt dan ook, gelet op de betwisting door Today's, een nader onderzoek naar de feiten, waar een kort geding zich niet voor leent, Op dit moment is echter onvoldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Today's door het gebruik van de domeinnamen traderonly.nl en traderonly.be inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam van Caesar Capital en dat haar dit op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet zal worden verboden.

4.5. Ten aanzien van de gestelde inbreuk op het beeldmerk van Caesar Capital wordt voorop gesteld dat Today's de domeinnamen uaderonly.nl en traderonly.be heeft geregistreerd en doorgelinkt voordat Caesar Capital het beeldmerk Tradersonly had gedeponeerd. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.4. ten aanzien van de door Caesar Capital gestelde inbreuk op haar handelsnaam is overwogen, volgt daaruit dat voorshands niet kan worden uitgesloten dat sprake is van een rechtsgeldig ouder gebruik door Today's van een met het merk overeenstemmend teken. Op grond van artikel 2.23, derde lid, BVIE kan Caesar Capital zich in dat geval niet verzetten tegen dat gebruik door Today's. Daarmee is op dit moment evenmin aannemelijk dat in een bodemprocedure de stelling van Caesar Capital dat Today's met de in het geschil zijnde domeinnamen een inbreuk heeft gemaakt op haar beeldmerk, zal slagen.

Lees het vonnis pdf / DomJur.