Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 23 september 2015, IEF 15325; ECLI:NL:RBDHA:2015:12341 (Alpargatas tegen Brands & Concepts)
Uitspraak ingezonden door Jasper Klopper en Sven Klos, Klos Morel Vos & Reeskamp. Gemeenschapsmerk. Alpargatas is houdster van Gemeenschapswoordmerk HAVAIANAS. Brands & Concepts biedt op haar website slippers aan voorzien van het teken Hollandaisas. Met Alpargatas is de rechtbank van oordeel dat HAVAIANAS een sterk onderscheidend vermogen heeft, omdat het geen eigenschap van de waar beschrijft. Er is geen sprake van verwatering of verwording tot gebruikelijke aanduiding. Daarnaast is er sprake van het profiteren van aantrekkingskracht, reputatie en of prestige van het bekende merk door Brands & Concepts omdat beide lettertypes een onregelmatige vormgeving hebben en op dezelfde manier worden weergegeven met een vlag op de slippers. De rechtbank wijkt daarmee af van het niet-bindende oordeel van de rechtbank Midden-Nederland IEF14069. Brands & Concepts maakt inbreuk op het woordmerk. Het is voldoende aannemelijk dat Alpargatas schade heeft geleden.

5.7. Met Alpargatas is de rechtbank van oordeel dat het merk ook een sterk onderscheidend vermogen heeft, nu het niet eigenschappen van de waren, in dit geval kunststof teenslippers, kan beschrijven. Brands & Concepts heeft in een fase van de procedure waarin Alpargatas zich nog op diverse beeld- en vormmerkregistraties beriep- betoogd dat de slippers van Alpargatas en de door haar gestelde beschermde elementen daarvan, een gering onderscheidend vermogen hebben, omdat ten aanzien van die elementen sprake is van verwatering/verwording tot een gebruikelijke aanduiding van de betrokken waar. Voor zover Brands & Concepts daarmee ook heeft bedoeld te stellen dat dit geldt voor het thans aan de orde zijnde woordmerk, wordt zij daarin niet gevolgd. Brands & Concepts heeft ter ondersteuning van haar betoog enkele foto's overgelegd van andere, kennelijk in de handel zijnde teenslippers, maar daaruit volgt geenszins dat Havaianas een generieke aanduiding voor teenslippers is geworden. Ook anderszins ontbreekt hiervoor een onderbouwing.

5.8. Andere omstandigheden die bij de hier te verrichten globale beoordeling een rol spelen, zijn de mate van soortgelijkheid tussen de waren alsmede de wijze waarop merk en teken worden gebruikt en de respectievelijke waren worden aangeboden. Niet in geschil is dat de waren waarvoor Alpargatas zich op haar merkinschrijving beroept identiek zijn aan de waren waarvoor het teken wordt gebruikt (kunststof teenslippers). Voorts is niet in geschil dat Alpargatas voor het woordmerk op deze waren het lettertype van haar beeldmerk gebruikt. Het lettertype dat wordt gebruikt voor het teken Hollandaisas vertoont hiermee gelijkenis, omdat beide lettertypes een onregelmatige vormgeving hebben, gekenmerkt door een dwarsstreep onder een volgende letter (tussen de l en de a, respectievelijke a en n). Verder is onbetwist dat op het meest succesvolle/bekende model van de slippers van Alpargatas, naast het woordmerk een afbeelding van een Braziliaanse vlag in een lijn met de letters op een van de bandjes is geplaatst en dat Brands & Concepts dit op een vergelijkbare wijze met een Nederlandse vlag heeft gedaan, zoals de omstandigheden, in het licht van de overeenstemming tussen merk en teken en de bekendheid en onderscheidende kracht van het merk, leiden de rechtbank bij een globale beoordeling niet alleen tot de conclusie dat het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken, maar ook dat Brands & Concepts in het kielzog van het woordmerk probeert te varen om te profiteren van aantrekkingskracht, reputatie en/of prestige van het bekende merk en om te profiteren van de inspanningen die Alpargatas als marktleider heeft geleverd om het imago van het merk te creëren en te onderhouden. Brands & Concepts maakt op die wijze inbreuk op het woordmerk HAVAIANAS ingevolge art. 9 lid 1 sub c GMVo. De enkele stelling van Brands & Concepts dat zij niet de intentie heeft om aan te haken bij de bekendheid van het woordmerk van Alpargatas, kan in het licht van voornoemde feiten en omstandigheden aan deze conclusie niet afdoen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op andere blogs:
Novagraaf

Rechtbank Den Haag 30 september 2015, IEF 15308; ECLI:NL:RBDHA:2015:11227 (Bacardi tegen B&S)
Bevoegdheidsincident; art. 6 EEX-Vo; gerecht van de woonplaats. B&S wordt verweten dat zij door middel van hun betrokkenheid bij de Ierse vennootschappen de inbreuken op de BACARDI-merken hebben gefaciliteerd. Bacardi meent daarnaast B&S als bestuurders en feitelijk beleidsbepalers van de B&S-groep hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de inbreuk op de BACARDI-Gemeenschapsmerken door de Nederlandse mede-gedaagden door deze inbreuk te bewerkstelligen, althans niet te voorkomen. In zoverre geldt voor B&S evenzeer dat bevoegdheid om van de vorderingen kennis te nemen gebaseerd kan worden op artikel 6 lid 1 EEX-Vo (oud).

4.2.
De bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse gedaagden zou bestaan op grond van artikel 6 lid 1 van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, verder: EEX-Vo (oud)2 juncto de artikelen 96 en 97 lid 1 GMVo dan wel op grond van de artikelen 96 juncto 97 lid 5 GMVo. Bacardi c.s. beroept zich voorts op toepasselijkheid van (uitsluitend) de artikelen 6 lid 1 en 5 lid 3 EEX-Vo (oud) voor het geval moet worden geoordeeld dat de tegen de buitenlandse gedaagden ingestelde vorderingen niet zijn aan te merken als vorderingen betreffende inbreuk.


5.3.
De tegen [D] c.s. ingestelde vorderingen zien niet op inbreuk op Gemeenschapsmerken door [D] c.s. zelf maar op het onrechtmatige faciliteren van de inbreuk door de vennootschappen. Bacardi c.s. vordert tegen hen dan ook geen inbreukverbod, maar een gebod om zorg te dragen dat de vennootschappen hun inbreuk staken. Dit is geen vordering als bedoeld in artikel 96 GMVo. Artikel 97 lid 5 GMVo (alsmede artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen en modellen) voor wat betreft vordering (ii)) mist daarom toepassing. De internationale bevoegdheid dient dan ook te worden vastgesteld aan de hand van de EEX-Vo (oud).

5.7.
[D] c.s. wordt in het bijzonder verweten dat zij door middel van hun betrokkenheid bij de Ierse vennootschappen de inbreuken op de BACARDI-merken hebben gefaciliteerd.3 Bacardi c.s. meent daarnaast kennelijk echter dat [D] c.s. als bestuurders en feitelijk beleidsbepalers van de B&S groep naast [A] , [B] en [C] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor onder meer de inbreuk op de BACARDI-Gemeenschapsmerken door de Nederlandse mede-gedaagden door deze inbreuk te bewerkstelligen, althans niet te voorkomen.4 In zoverre geldt voor [D] c.s. evenzeer dat bevoegdheid om van de vorderingen kennis te nemen gebaseerd kan worden op artikel 6 lid 1 EEX-Vo (oud). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere stellingen geldt echter dat deze rechtbank niet is aan te merken als het gerecht van de woonplaats van een van de mede-gedaagden, zodat artikel 6 lid 1 EEX-Vo (oud) niet van toepassing is.

5.12.
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de rechtbank onbevoegd is kennis te nemen van de vorderingen jegens [D] c.s., behoudens voor zover zij aansprakelijk worden gehouden voor inbreuk door de Nederlandse mede-gedaagden op de BACARDI-Gemeenschapsmerken, en dat de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen jegens [B] en [C] .

HR 2 oktober 2015, IEF 15306; ECLI:NL:HR:2015:2908 (Blankhout reinigers)
Contractsovername merklicentie, akte-vereiste van art. 6:159 BW. Eiser is houder van het beeldmerk Blankhout Houtreinigers. In 1999 is A met betrekking tot dat merk een licentieovereenkomst aangegaan met de vennootschap onder firma B, die een koopovereenkomst met verweerder aangaat voor al haar activiteiten en genoemde activa. De licentieovereenkomst is niet op de voet van artikel 6: 159 BW overgedragen aan de appellanten, zodat deze ook niet een daarin bedongen boete hebben verbeurd. HR doet de zaak af conform artikel 81 RO.

Uit de conclusie PG: 2.5

2.5. Dat kan ook zo nog worden verduidelijkt. Het hof heeft zijn oordeel hierop gegrond, dat de licentieovereenkomst niet in de akte wordt genoemd, deze ook niet als bijlage bij die akte zat gevoegd en er geen lijst van activa is opgemaakt volgens art. 2 lid 2 van de koopovereenkomst, zodat [verweerder 1] niet behoefde te begrijpen dat de licentieovereenkomst aan hem werd overgedragen. Dat lijkt mij zeer begrijpelijk. Volgens het onderdeel is dit onbegrijpelijk omdat [B] en [verweerder 1] juist de bedoeling hadden dat de licentieovereenkomst werd overgedragen, welke gemeenschappelijke partijbedoeling zou moeten prevaleren boven de door het hof genoemde omstandigheden. Op zich is juist dat indien de bedoelingen van partijen met elkaar in overeenstemming zijn, een overeenkomst als door hen bedoeld niet wordt verhinderd doordat partijen bij het aan elkaar kenbaar maken van hun wil dezelfde onjuiste formulering gebruiken3. Maar het onderdeel ziet over het hoofd dat het hof niet heeft vastgesteld dat van een dergelijke gemeenschappelijke partijbedoeling sprake is (de betreffende stellingname van [eiser] is daarmee door het hof verworpen4). Dat gegeven kan in cassatie dus niet als uitgangspunt gelden. De motiveringsklacht van het onderdeel stuit daarop af. Hetzelfde lot treft de voortbouwende klacht over het oordeel van het hof ten aanzien van art. 6:159 BW. Onderdeel 2 is tevergeefs voorgesteld.

2.9
Ook inhoudelijk treft het onderdeel geen doel.

Gerecht EU 30 september 2015, IEF 15291; ECLI:EU:T:2015:738; T-364/13 (Lacoste - Kajman)
Met samenvatting van Bas Kist of Volkert Teding van Berkhout, Chiever. Merkenrecht. Kledingmerk Lacoste is met succes opgetreden tegen de Europese registratie van een logo van een krokodil door een Pools kledingbedrijf. Op 30 september bepaalde het Europese Gerecht dat het blauwe logo van Kajman niet geregistreerd kan worden omdat het inbreuk maakt op het krokodillenmerk van Lacoste.

Grote bekendheid
Ondanks het feit dat er volgens het Gerecht grote verschillen tussen beide logo’s bestaan – in visueel opzicht is er nauwelijks gelijkenis – meent het Gerecht toch dat er gevaar voor verwarring bestaat. Hierbij speelt de grote bekendheid van het Lacoste merk een belangrijke rol. Door de begripsmatige overeenstemming – het gaat in beide gevallen om een krokodil – zou het publiek kunnen denken dat de merken iets met elkaar te maken hebben, aldus het Gerecht.

Commentaar Chiever
Het is terecht dat bekende merken een ruime bescherming krijgen tegen aanhakers. En niemand zal betwisten dat de Lacoste-krokodil een wereldbekend merk is. Echter, de grote visuele verschillen tussen deze merken – een blauwe krokodil in een volstrekt afwijkende vormgeving en met zijn staart naar beneden – hadden hier naar onze mening toch de doorslag moeten geven. Zou er nu werkelijk iémand in verwarring kunnen raken?

Hof Den Haag 29 september 2015, IEF 15289; ECLI:NL:GHDHA:2015:2616 (Pacogi tegen Balenciaga)
Merkenrecht. Beschikking. Pacogi heeft een Benelux-depot voor woord/beeldmerk ingediend. Balenciaga stelt oppositie in op baiss van haar gemeenschapswoord- en beeldmerken. Het BBIE wijst de oppositie toe. De grote letters van het woordelement BALENGIANNI is dominerend, de lettercombinatie heeft nauwelijks zeggingskracht. Er is verwarringsgevaar vanwege de mate van overeenstemming tussen het teken en de merken, de gelijkheid tussen de betrokken waren alsmede het onderscheidend vermogen van de merken. Beroep wordt afgewezen.

9. Dat oordeel van het BBIE is, naar het oordeel van het hof, ook juist. In het teken is het woordelement ‘Balengianni’ centraal en in grote letters weergegeven; dit springt het meest in het oog en is aan te merken als het dominerende element in het teken. Het element ‘fragrances’ is daaraan ondergeschikt en in kleine letters weergegeven; het is bovendien beschrijvend. In het figuratieve element valt een B te ontwaren. De gespiegelde G ter linkerzijde van deze B is nauwelijks als zodanig te herkennen voor de gemiddelde consument. Dat geldt ook voor de F die zich daartussenin bevindt; dit element van in elkaar gevlochten letters is daarom naar het oordeel moeilijk als lettercombinatie te herkennen, althans twee van de drie letters zijn moeilijk te ontcijferen. Dit element heeft daarom als lettercombinatie nauwelijks zeggingskracht. Naar het oordeel van het hof is het aan te merken als een ondergeschikt element. Al met al wordt de totaalindruk van het teken met name bepaald door zijn dominerende element, het woordelement ‘Balengianni’.

21. Bij de auditieve vergelijking tussen BALENCIAGA en BALENGIANNI komt het naar het oordeel van het hof met name aan op het eerste deel, BAA-LÈN, welke twee lettergrepen identiek zijn en identiek worden uitgesproken. Aangenomen moet immers worden dat het eerste deel meer aandacht krijgt van het relevante publiek. Daar komt bij dat de woorden BALENCIAGA en BALENGIANNI tamelijk complex zijn waarbij het relevante publiek het eerste deel BALEN zal kunnen uitspreken en onthouden, doch veelal zal afhaken bij de resterende delen CIAGA respectievelijk GIANNI, ongeacht hoe (in welke taal) die woorddelen worden uitgesproken. Tezamen genomen is er naar het oordeel van het hof derhalve (in ruime mate) gelijkenis in auditief opzicht.

23. Tezamen genomen is er dus zowel in auditief als in visueel opzicht (in ruime mate) sprake van gelijkenis tussen het bestreden teken en de merken 2 en 3, terwijl begripsmatige gelijkenis niet aan de orde is. Dat betekent dat het bestreden teken en de merken 2 en 3 overeenstemmen. Grief II treft dus geen doel.

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2015, IEF 15284; ECLI:NL:GHARL:2015:5860 (Bihol tegen Qualiphar)
Merkenrecht. Bihol en Qualiphar zijn ondernemingen die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie en verkoop van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsmiddelen. Bihol stelt dat Qualiphar in strijd met de overeenkomst producten met de merken BIOROPA en OSTRIN buiten de Benelux aanbiedt en de merken in Frankrijk, Turkijke en Cyprus heeft geregistreerd. De rechtbank wees de vorderingen af. Het beroep van Bihol is zonder succes. Qualiphar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de wederverkoop van haar contractproducten door afnemers buiten de Benelux en op internet. Daarnaast zijn Qualiphar en Gifrer afzonderlijke vennootschappen en kan niet worden aangetoond dat Gifrer contractproducten van Qualiphar verkoopt of dat Qualiphar producten op haar website aanbiedt. De grieven falen.

3.11. Het hof overweegt hierover als volgt. Uit de in redelijkheid niet mis te verstane bewoordingen van artikel 1 sub b van de overeenkomst volgt naar het oordeel van het hof dat alleen de verkoop van contractenproducten door Qualiphar buiten de Benelux is verboden. De considerans noch artikel 1 sub b van de overeenkomst biedt steun voor de stelling van Bihol dat het verbod in artikel 1 sub b van de overeenkomst ook geldt voor de afnemers van Qualiphar en dat Qualiphar op grond van de overeenkomst was gehouden haar afnemers in de Benelux beperkingen op te leggen ter zake de verdere verkoop van die rechtmatig in het verkeer gebrachte producten buiten de Benelux, zoals Bihol in haar memorie van grieven ingang wenst te doen vinden. Steun voor die stelling is evenmin te vinden in artikel 8 van de overeenkomst. In artikel 8 is overeengekomen dat Bihol zich binnen de Benelux van elke mededinging in verband met de producten dient te houden. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat dit - voor de verkoper van een activiteit doorgaans niet ongebruikelijke - concurrentiebeding op gelijke wijze dient te gelden voor Qualiphar, de koper van die activiteit. Door Bihol zijn geen feiten of omstandigheden aangedragen die erop duiden dat partijen, ondanks ontbrekende bewoordingen in de overeenkomst, desalniettemin de bedoeling hadden ook de verkoop van de contractproducten door de afnemers van Qualiphar buiten de Benelux te beperken. Op grond van de overeenkomst kan Qualiphar dus niet aansprakelijk worden gehouden voor de wederverkoop van haar contractproducten door haar afnemers buiten de Benelux, en dus ook niet, zoals door Qualiphar terecht is aangevoerd, voor de verkoop van haar contractproducten door haar afnemers op het internet, waaronder de door Bihol in grief II genoemde webshop van Newpharma.

3.14. Het hof stelt vast dat uit de overgelegde export catalogus niet blijkt dat Qualiphar en Gifrer zijn gefuseerd. Uit de catalogus blijkt, zoals Qualiphar ook stelt, dat het om twee afzonderlijke vennootschappen gaat. Om die reden faalt het betoog van Bihol. Dat de directie van Qualiphar en het management van Gifrer uit dezelfde personen bestaat is onvoldoende om van een fusie te kunnen spreken. Wel is die omstandigheid reden om twijfels te plaatsen bij de stelling van Qualiphar dat sprake is van "geheel onafhankelijk van elkaar opereren". Die twijfel alleen kan Bihol echter niet baten nu zij geen andere juridische grondslag voor haar betoog meer heeft aangevoerd. In dit kader is van belang dat de in de grieven besloten liggende stelling van Bihol dat Qualiphar en Gifrer moeten worden vereenzelvigd, niet behoeft te worden besproken omdat Bihol in haar memorie van repliek in reactie op de memorie van antwoord van Qualiphar heeft opgemerkt dat zij zich niet op vereenzelviging heeft willen beroepen.

3.18. Het hof overweegt hierover als volgt.Tussen partijen is niet in geschil dat OSTRIN Q10 tabletten als contractproducten moeten worden aangemerkt en dat de verkoop en de levering daarvan door Qualiphar aan Gifrer als een schending van het verbod in artikel 1 sub b van de overeenkomst moet worden beschouwd. Voor haar stelling dat Gifrer de producten in Duitsland en de Verenigde Staten heeft verkocht, heeft Bihol geen relevante feiten en omstandigheden gesteld, zodat aan die stelling wordt voorbijgegaan. Voor zover op grond van de perspublicatie op masculine.com al aangenomen zou kunnen worden dat Gifrer OSTRIN Q10 tabletten in Frankrijk zou hebben verkocht, hetgeen door Qualiphar wordt bestreden, dan volgt daaruit nog niet dat die tabletten van Qualiphar afkomstig zijn. De enkele omstandigheid dat de verpakkingen van Gifrer en Qualiphar in belangrijke mate overeenstemmen is daartoe onvoldoende. Verder is van belang dat Bihol niet heeft weersproken dat Gifrer en Qualiphar in hun export catalogus geen contractproducten aanbieden.

3.22. Het hof overweegt hierover als volgt. De door Bihol (in eerste aanleg) overgelegde kopie van de schermafdruk van de website van Qualiphar bevat slechts een opsomming van de producten van Qualiphar, waaronder OSTRIN Q10. Uit de overgelegde schermafdruk van de website blijkt niet dat Qualiphar de tabletten op haar website te koop aanbiedt. Door Bihol zijn geen andere feiten en/of omstandigheden aangevoerd die haar stelling ondersteunen, zodat het hof, mede gelet op de betwisting ervan, aan die stelling voorbijgaat, nog daargelaten dat niet is komen vast te staan dat de website van Qualiphar ook op landen buiten de Benelux was gericht, zoals Bihol stelt en Qualiphar onderbouwd bestrijdt.

3.24. Het laatste geschilpunt (grief IV) stelt de vraag aan de orde of de registratie van het merk OSTRIN door Qualiphar in Cyprus, Frankrijk en Egypte als gebruik daarvan buiten de Benelux dient te worden beschouwd als bedoeld in artikel 1 sub b van de overeenkomst. De rechtbank heeft die vraag bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing daarvan door Bihol ontkennend beantwoord. Ook in hoger beroep onderbouwt Bihol haar stelling niet, zodat ook het hof daaraan voorbij zal gegaan. Grief IV faalt eveneens.

3.25. Naar het oordeel van het hof heeft Bihol dus ook in hoger beroep onvoldoende onderbouwd dat Qualiphar contractproducten aan Gifrer heeft geleverd. Aan het algemene bewijsaanbod van Bihol in randnummer 14 van de memorie van grieven gaat het hof voorbij omdat het onvoldoende is gespecificeerd en ook niet ter zake dienend.

Bijdrage ingezonden door Antoon Quaedvlieg, Klos Morel Vos & Reeskamp. Lang hebben vormmerken voor hun bestaansrecht een uitputtingsslag moeten leveren tegen onwil van het Luxemburgse Hof, dat merkbescherming voor deze categorie kennelijk niet erg zag zitten. Maar nu is er een uitspraak die goede uitgangspunten kan scheppen voor althans één icoontje onder de 3D-merken, het KitKat ‘viervingermerk’.

Als bekend zijn vormen van waren van merkbescherming uitgesloten als ze uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

De examiner van het Britse merkenbureau vond drie wezenlijke kenmerken in de vorm van de Kitkat, maar hij achtte daarop verschillende uitsluitingen van toepassing. Op de rechthoekige tabletvorm paste hij de uitsluiting van de aard van de waar toe. Technisch bepaald daarentegen achtte hij de uitsparingen in de lengterichting van het tablet en het aantal van die uitsparingen.

Het Hof van Justitie herhaalt de uitspraak van het Hauck-arrest (C-205/13): een vorm is alleen uitgesloten van bescherming als één enkele weigeringsgrond volledig van toepassing is op het teken (rov. 47). Bescherming mag daarentegen niet ontzegd worden op grond van een ‘optelling’ van verschillende gronden. Dat vestigt een gunstig uitgangspunt voor het KitKat vormmerk: op grond van de feiten zoals die in Engeland zijn vastgesteld valt het buiten de uitsluitingsgronden.

Een nog mooiere steun voor Kitkat, die echter ook voor andere vormmerken betekenis heeft, is dat het Hof bevestigt dat alleen die vorm technisch noodzakelijk is, die bepaalt hoe de betrokken waar functioneert (en dus oorzaak is van een technisch effect). Een vorm die slechts het gevolg is van de (technische) wijze waarop de waar wordt vervaardigd, en geen betekenis heeft voor de functie ervan, is dus niet uitgesloten van bescherming (rov. 57).

Opluchting: er komt evenmin een ‘reliance’-eis voor merken. De Britse rechter had het graag gewild. Hij vroeg of enkel nodig was dat de betrokken kringen het teken herkenden en associeerden met de waren en de aanvrager identificeerden als de herkomst daarvan, dan wel dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen ‘afging’ op (“relied on”) het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. In de Britse rechtspraak werpt de ‘reliance’-eis een hoge barrière op tegen (vorm-)merkbescherming¹.

Het Hof gaat uit van de situatie dat het merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang daarmee. Het oordeelt dat de merkaanvrager dan moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen woord over ‘reliance’. Die Britse toets wordt uit het Europese merkenrecht gehouden.
Maar ook ten aanzien van de ‘andere aanwezige merken’ komt het Hof met een andere formule. De Britse rechter vroeg ook of de betrokken kringen moesten afgaan op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. Die formule kan ten onrechte de indruk wekken, dat het teken als enige moet onderscheiden. Het Hof maakt er nu van: “de merkaanvrager moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.”

In de formulering van het Hof verschijnt echter weer een nieuwe ongerijmdheid: wanneer de waar of dienst uitsluitend wordt aangeduid met ‘dit merk’ kunnen er toch geen ‘eventuele andere aanwezige merken’ zijn? Maar dat blijkt een makke van de Nederlandse vertaling. De originele Franse versie spreekt van: “cette seule marque, par opposition à toute autre marque² » Het Hof bedoelt dus slechts dat het ingeschreven merk alléén (cette seule marque), los van³ eventuele andere aanwezige merken, (zelfstandig) in staat moet zijn de herkomst van de waar te identificeren.

Antoon Quaedvlieg

1 Dat moet althans worden aangenomen, maar het blijft vaag wat ‘reliance’ nu precies behelst. Ik verwijs naar de uitspraak van de verwijzende rechter (High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, 17 januari 2014, [2014] EWHC 16 (Ch), rov. 46, 47: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2014/16.html. Eenduidig uitsluitsel vind ik echter ook daar niet, zodat er hier niet verder over wordt gespeculeerd.
2 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que, afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.
3 ‘par opposition à’ wordt hier dus gebruikt in de betekenis van ‘tegenover’: het merk alléén, als beschouwd tegenover alle andere merken die eventueel aanwezig zijn.

Gerecht EU 25 september 2015, IEF 15278; ECLI:EU:T:2015:701; T-209/14 (achthoekige groene lijst)
Merkenrecht. Carsten Bopp heeft een gemeenschapsmerkaanvraag gedaan. Ook volgens de kamer van beroep is de achthoekige vorm een eenvoudige geometrische vorm, gebruikelijk voor etiketten. De kamer van beroep merkte op dat verzoekster het teken zelf in de beschrijving als een "kader" van andere items noemde. Het beroep wordt verworpen.

Rechtbank Den Haag 23 september 2015, IEF15275 (Piloxing tegen Californian)
Incident. Merkenrecht. Piloxing vordert staking inbreuk op Gemeenschapswoordmerk PILOXING. Aangezien Piloxing geen woonplaats of verblijfplaats in Nederland heeft, doet zij een beroep op artikel V en het protocol bij het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen Nederland en de VS, zodat zij is vrijgesteld van de zekerheid die ex 224 lid 1 Rv dient te worden gesteld voor de proceskosten.

Zekerheidstelling
4.2. Piloxing c.s. heeft geen woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland, zodat zij ex artikel 224 lid 1 Rv in beginsel zekerheid dient te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij kan worden veroordeeld. Er bestaat op grond van artikel 224 lid 2 sub a Rv echter geen verplichting tot het stellen van zekerheid indien dit voortvloeit uit een verdrag.

4.3. Piloxing c.s. heeft een beroep gedaan op het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart (Tractatenblad 1956, 40) tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, meer specifiek artikel V lid 1 van dit verdrag in verbinding met artikel 5 van het bij het verdrag behorend Protocol. Zoals Piloxing c.s. terecht aanvoert, vloeit uit deze verdragsbepalingen voort dat onderdanen en vennootschappen van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland vrijgesteld zullen zijn van het storten van een waarborgsom voor proceskosten. Op grond van deze verdragsbepalingen hoeven Amerikaanse vennootschappen en onderdanen derhalve geen zekerheid te stellen voor de proceskosten1. Nu Piloxing LLC en Piloxing Academy beide in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde vennootschappen zijn, zijn deze verdragsbepalingen op hen van toepassing. De incidentele vordering zal daarom worden afgewezen.

Hof 's-Hertogenbosch 24 juni 2014, IEF15273; ECLI:NL:GHSHE:2014:1881 (Converse tegen Aspo c.s.) en 22 september 2015; IEF15273; ECLI:NL:GHSHE:2015:3657 (verdere beoordeling)
Merkenrecht. Parallelimport. De schoen Converse All star wordt door Aspo met toestemming binnen de EER op de markt gebracht. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van namaak. In hoger beroep wordt merkinbreuk bepleit. Op Aspo berust de bewijslast dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen. Indien Aspo kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel het distributiestelsel zodanig is ingericht dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Aspo het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden niet te leveren. Het Hof verklaart Converse niet ontvankelijk en laat Aspo toe het bewijs te leveren volgens het in 9.7.1 weergegeven bewijsstramien.

9.4.2. Het gaat in dit geschil om sport- of vrijetijdsschoenen, type basketbalschoen, van het merk en type Converse All Star. Converse brengt deze op de markt en is merkrechthebbende, althans merkrechthebbende geweest. Het geschil heeft betrekking ofwel op authentieke, ofwel op identieke, ofwel op nagenoeg identieke schoenen welke zonder toestemming van Converse op de markt zouden zijn gebracht. Converse heeft onder Aspo een groot aantal volgens Converse inbreukmakende schoenen in beslag genomen. Aspo heeft schoenen van dit type ingekocht bij Dieseel.

9.4.3. In eerste aanleg stelde Converse, en betwistten Aspo en Dieseel, dat het bij de onder Aspo in beslag genomen schoenen, welke leken op Converse schoenen, ging om namaak (counterfeit) schoenen. Converse baseerde haar vorderingen in eerste aanleg - expliciet - uitsluitend op de stelling dat het ging om namaak.

9.4.4. Aspo stelde dat van namaak geen sprake was, en stelde voorts die schoenen van Dieseel te hebben betrokken, en dat het daarbij ging om legale parallelimport van schoenen welke eerder met toestemming van Converse binnen de EER op de markt waren gebracht. Dieseel ondersteunde die stelling van Aspo.

9.4.7. De rechtbank was van oordeel dat de namaak onvoldoende was komen vast te staan en dat daartoe ook onvoldoende was gesteld, reden waarom de vordering van Converse werd afgewezen. Kesbo werd niet ontvankelijk verklaard en aan een door Aspo ingestelde reconventionele vordering kwam de rechtbank niet toe.

9.4.8. Converse is in hoger beroep een andere koers gaan varen. Thans beroept zij zich op het feit dat - of er nu sprake is van namaak of niet - vast staat dat de schoenen identiek of nagenoeg identiek zijn aan de authentieke Converse All Star-schoenen, dat er sprake is van merkinbreuk, nu eveneens vast staat dat Aspo van Converse geen toestemming als bedoeld in art. 2:20 BVIE heeft verkregen voor dit merkgebruik. Converse stelt dat het verwijt van namaak door haar nog steeds wordt gehandhaafd, doch thans louter ter ontzenuwing van het uitputtingsverweer van Aspo/Dieseel. Het namaakverwijt is in hoger beroep door haar niet ingetrokken, doch (uitdrukkelijk) niet - beter gezegd: niet meer - als "rechtscheppend feit" naar voren gebracht.Deze koerswijziging is door het hof in r.o. 6.17.3 van het tussenarrest van 22 oktober 2013 toelaatbaar geacht.

9.5.4. Het hof begrijpt het standpunt van Converse verder aldus: De schoenen die door Aspo op de markt zijn gebracht zijn identiek of nagenoeg identiek aan de schoenen van Converse en zijn voorzien van het merk van Converse. Converse of een licentieneemster van Converse hebben daartoe geen specifieke toestemming verleend aan Aspo. Door Aspo wordt dus zonder toestemming (als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE) van Converse gebruik gemaakt van het merk van Converse voor identieke waren. Daarmee staat vast dat er sprake is van merkinbreuk, zelfs als er van namaak geen sprake zou zijn (hetgeen overigens volgens Converse wel het geval is). Dit is slechts anders als er sprake is van legale parallelimport van "authentieke" schoenen vanuit een ander land binnen de EER waar die schoenen reeds met toestemming van Converse in het verkeer zijn gebracht (in de zin van art. 2:23 lid 3 BVIE), maar dat moet Aspo dan bewijzen. Zou Aspo - op het eerste gezicht - in dat bewijs slagen, dan kan in het kader van tegenbewijs (op te vatten als "ontzenuwing van het door Aspo bijgebrachte bewijs") Converse bewijzen dat er sprake is van namaak, zodat er van legale parallelimport vanuit een ander land binnen de EER geen sprake kan zijn. En het hof begrijpt het standpunt van Converse bovendien aldus dat als Converse dat bewijst, het bewijs niet enkel strekt ter ontzenuwing van het door Aspo bijgebrachte bewijs aangaande de parallelimport, maar uit de aard der zaak tevens rechtstreeks strekt tot bewijs van merkinbreuk.

9.5.22. In het kader van het op art. 2:23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Aspo dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust dus op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd, dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Aspo het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in art. 2:23 lid 3 BVIE – in elk geval vooralsnog - niet te leveren.

Bewijs
9.7.1. Gelet op het vorenoverwogene dient het bewijsstramien als volgt te lopen:
A. Aspo dient te bewijzen dat, indien Aspo zou worden belast met het bewijs dat alle voorwaarden voor uitputting van het merkrecht zijn vervuld, er bij het door Converse in stand gehouden distributiestelsel een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel dat dit distributiestelsel zoals dit door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit voortvloeit dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd; Converse kan trachten tegenbewijs bij te brengen (in de vorm van ontzenuwing of tegendeelbewijs).
A1: Aspo slaagt ondanks tegenbewijs van Converse in het bewijs. Zie verder onder B.
A2: Aspo slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Converse, niet in het bewijs. Zie verder onder C.
B. Converse wordt in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.
B1: Converse slaagt ondanks tegenbewijs van Aspo op dit onderdeel in dit bewijs. Zie verder C.
B2: Converse slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Aspo, niet in het bewijs. Zie verder E.
C. Aspo dient te bewijzen dat de in beslag genomen goederen door Converse of met haar toestemming, onder het merk van Converse, in de EG of de EER in het verkeer waren gebracht; Converse kan eventueel tegenbewijs bij brengen.
C1: Aspo slaagt ondanks tegenbewijs van Converse in het bewijs. Zie verder E.
C2: Aspo slaagt, al dan niet als gevolg van het tegenbewijs van Converse, niet in het bewijs. Zie verder D.
9.7.2.
D: Er is geen sprake van marktafscherming en er is geen sprake van legale parallelimport vanuit de EER; er is dus merkinbreuk (nu er ook geen specifieke daarop gerichte toestemming van Converse was verkregen; zie hiervoor).
9.7.3.
E: Er is ofwel sprake van marktafscherming (terwijl Converse niet heeft aangetoond dat de schoenen waar het hier om gaat door haarzelf of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht) zodat Aspo zich in het voetspoor van het arrest Van Doren/Lifestyle op uitputting van het merkrecht op de voet van het bepaalde in art. 2:23 lid 3 BVIE mag beroepen, ofwel er is sprake van aangetoonde parallelimport (vanuit een land binnen de EER) in welk geval art. 23 lid 3 BVIE eveneens van toepassing; in beide gevallen kan een ontbrekende specifieke toestemming van Converse aan Aspo niet worden tegengeworpen.
9.7.4.
Wat de uitkomst sub E betreft: theoretisch is denkbaar dat in een situatie waarin afscherming van markten is komen vast te staan en/of parallelimport vanuit de EER , alsnog de inbreuk als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef en sub a) BVIE wordt aangetoond doordat de rechthebbende namaak aantoont. In de onderhavige concrete situatie kan daaraan echter niet worden toegekomen. Immers, indien Converse in enig eerder stadium namaak zou aantonen, dan strandt het verweer van Aspo reeds in dat stadium.
9.7.5.
Het hof zal dus eerst Aspo belasten met het onder A. omschreven bewijs.