Nietigheid
“4.9. (…) De rechtbank is, gelijk de maatschap heeft betoogd, van oordeel dat “VWS” niet een soortnaam is voor de diensten ter onderscheiding waarvan zij door de maatschap is ingeschreven en wordt gebruikt (zakelijke, administratieve en juridische diensten). Evenmin kan gezegd worden dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist. Het enkele gegeven dat de lettercombinatie vws ook door anderen dan de maatschap wordt gebruikt (denk aan het ministerie van VWS) heeft nog niet tot gevolg dat het merk “VWS” onderscheidend vermogen mist. Het is voorts niet een teken of benaming die in het normale taalgebruik of het handelsverkeer gebruikelijk is geworden. (…) De rechtbank zal dit verweer dan ook passeren.
(…) Met betrekking tot de door Martix opgeworpen stelling dat het merk nietig is omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht overweegt de rechtbank als volgt. (…) Martix houdt zich bezig met het plaatsen van aanbiedingen op de elektronische snelweg. Gelijk partijen hebben betoogd, is er naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake van gebruik van het merk voor soortgelijke waren of diensten. Bovendien heeft Martix feiten noch omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat de maatschap bekend was met het “voorgebruik” van het merk door Martix, hetgeen wel op haar weg had gelegen. Het depot wordt dan ook geacht niet te kwader trouw te zijn verricht. De rechtbank komt al met al tot de conclusie dat zij geen grond aanwezig acht om het merk nietig te verklaren.”
Afbreuk onderscheidend vermogen of de reputatie
“4.13.2. Nu de maatschap zich uitdrukkelijk niet op het standpunt stelt dat Martix ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het teken, behoeft de rechtbank enkel te beoordelen of door het gebruik van het teken als domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Voor afbreuk aan de reputatie van het merk zal in ieder geval gesteld en, bij gemotiveerde betwisting, bewezen moeten worden dat het overeenstemmende teken op enigerlei wijze een negatieve invloed heeft op het merk. De maatschap heeft echter niet, althans onvoldoende onderbouwd, gesteld op welke wijze het gebruik van de domeinnaam vws.nl door Martix, negatief appelleert aan het merk “VWS”. Dat sprake is van afbreuk aan de reputatie van het merk is derhalve niet aangetoond.
Evenmin valt in te zien dat het gebruik van het teken door Martix afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. Weliswaar kan aan de maatschap worden toegegeven dat een domeinnaam een reclamefunctie kan vervullen en dat haar thans de mogelijkheid wordt onthouden om zich op het web te profileren als “VWS”, doch dit betekent nog niet dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Anders dan het gerechtshof Amsterdam in Passies/Gaos heeft overwogen (Hof Amsterdam 7 december 2000, Mediaforum 2001,2 met noot D. Visser) is de rechtbank -met genoemde annotator- van oordeel dat het feit dat iemand (in casu de maatschap) nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen (in casu de beschikking over de domeinnaam vws.nl niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan.
Onrechtmatige daad
4.16.1. (…) Het gegeven dat Martix een domeinnaam heeft geregistreerd welke overeenkomt met het merk van de maatschap, hetgeen tot gevolg heeft dat de maatschap geen website kan voeren onder diezelfde domeinnaam, levert echter op zichzelf beschouwd nog geen onrechtmatige daad op. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan grootschalige domeinkaping (…) (of) verwarringsgevaar. (…) Bijzondere omstandigheden die maken dat sprake is van onrechtmatig handelen zijn niet naar voren gebracht.”
Overigens, het feit dat de maatschap haar merk niet als domeinnaam kan gebruiken betekent niet dat zij belemmerd wordt om zich via het internet te profileren. Zij beschikt immers over de domeinnaam vwsadvocaten.nl waaronder zij een website voert.
Proceskosten
4.18. Martix heeft veroordeling gevorderd van de werkelijk gemaakte kosten. (…) De maatschap verzet zich tegen toepassing van de Handhavingsrichtlijn omdat de dagvaarding is uitgebracht voor de datum waarop deze geïmplementeerd had moeten zijn.
Daargelaten of de datum van dagvaarding als uitgangspunt moet worden genomen bij bepaling of de Handhavingsrichtlijn richtlijnconform moet worden toegepast, dan wel of de datum waarop de reconventionele vordering is ingesteld bepalend is, ziet de rechtbank, gelet op het feit dat Martix geen kostenspecificatie heeft overgelegd, aanleiding de kosten in zowel conventie als reconventie te begroten middels de gebruikelijke methode. Het liquidatietarief zal gezien de complexiteit van de zaak worden gesteld op tarief IV.
Lees het vonnis hier.
