Merkenrecht  

Gerechtshof Amsterdam, 10 oktober 2008, LJN: BG3748, B.V. Engineering Design Documentation Services tegen Electronic Data Systems Corporation (EDS)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Exceptio plurium litis consortium. Eiseres Engineering komt beroep tegen vonnis van de Rechtbank Amsterdam uit 2003, waarin haar is bevolen ieder inbreukmakend gebruik van de merknaam EDS te staken en gestaakt te houden en de inschrijving in het Handelsregister te wijzigen. De EDS-Beneluxmerken van Engineering zijn nietig verklaard en doorgehaald. Engineering heeft tegen het vonnis voor zover gewezen tussen haar en één wederpartij, de Nederlandse B.V., te laat hoger beroep ingesteld, waarmee dat vonnis tussen die partijen in kracht van gewijsde is gegaan.

Daarmee wordt ook het beroep tegen de andere partij onmogelijk. Gelet op de noodzaak dat de beslissing ten aanzien van de rechtsverhouding in geschil ten aanzien van Engineering, Electronic en de Nederlandse BV in dezelfde zin luidt, kan de procedure in hoger beroep niet uitsluitend tegen Electronic worden voortgezet.

“2.6 De rechtsverhouding in geschil, zoals tot uitdrukking gebracht in de procedure in eerste aanleg, betreft de vraag wie in de verhouding tussen Engineering enerzijds en Electronic en de Nederlandse BV anderzijds gerechtigd is tot het voeren van de aanduiding en EDS als merk en handelsnaam. De aard en inhoud van deze rechtsverhouding maakt het rechtens noodzakelijk dat de beslissing ten aanzien van alle bij de rechtsverhouding betrokken partijen in dezelfde zin luidt. Daarbij is van belang dat Electronic en de Nederlandse BV behoren tot hetzelfde concern en deze rechtspersonen de aanduiding EDS gebruiken voor dezelfde diensten en dat het gebruik van het woord- en dienstmerk EDS door de Nederlandse BV berust op een aan haar door Electronic verleende licentie.

2.7 Op grond van het vonnis van 3 december 2003 staat tussen Engineering en de Nederlandse BV onherroepelijk vast dat Engineering jegens de Nederlandse BV verplicht is het gebruik van de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam te staken en gestaakt te houden. Daarnaast zijn in dat vonnis, mede op vordering van de Nederlandse BV, de genoemde merkdepots Van Engineering nietig verklaard en zijn de reconventionele vorderingen van Engineering strekkende tot het verbieden van het gebruik van de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam door de Nederlandse BV afgewezen, welke oordelen in de rechtsverhouding tussen Engineering en de Nederlandse BV tevens onherroepelijk zijn. Gelet op de noodzaak dat de beslissing ten aanzien van de rechtsverhouding in geschil ten aanzien van Engineering, Electronic en de Nederlandse BV in dezelfde zin luidt, kan de procedure niet in hoger beroep uitsluitend tegen Electronic worden voortgezet. De door Engineering beoogde uitkomst van de procedure in hoger beroep, te weten dat het haar wel en Electronic niet zal zijn toegestaan om de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam te gebruiken, is onverenigbaar met de beslissing in eerste aanleg tussen Engineering en de Nederlandse BV ten aanzien van dezelfde rechtsverhouding. Met het argument dat de Nederlandse BV in hoger beroep geen partij is en dit standpunt zelf niet naar voren kan brengen, miskent Engineering dat Electronic zich op de exceptie heeft beroepen.

2.8 De conclusie is dat het beroep op de exceptie slaagt. Een andere opvatting zou bovendien in strijd zijn met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, omdat het hoger beroep van Engineering er mede toe strekt om de beslissing in eerste aanleg tussen haar en de Nederlandse BV te ontkrachten, terwijl de Nederlandse BV in hoger beroep geen partij is. Derhalve komt het hof niet meer toe aan een behandeling van de grieven.

3. Slotsom. Het vooroverwogene betekent, dat Engineering bij gebrek aan belang niet ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep.”

Lees het arrest hier. 

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst).

Een louter codificerende wijziging: Richtlijn 2008/95/EG vervangt met ingang van 28 november de zogenaamde Merkenrichtlijn (richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten). De oude richtlijn is ‘inhoudelijk gewijzigd [o.a. door richtlijn 89/104/EEG] en ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.”

Niet veel nieuws dus, een update en een nieuwe naam. ‘Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn.’

Lees de richtlijn hier. 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 maart 2008 LJN: BC7358, Startpagina B.V. tegen geïntimeerde.
 
En nog een vers gepubliceerd Bossche uitspraak, nu een uit maart 2008. Domeinnamen. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Startpagina is beschrijvend; nieuwe inhoud geven is nog geen ingeburgeren.  “Ook indien Startpagina BV erin is geslaagd de term een nieuwe inhoud te geven, is het nog steeds (ook) een algemeen gebruikelijke term in het internetverkeer, dat wil zeggen een term die duidt op een openingspagina of openingsscherm”.

Het woordmerk STARTPAGINA.NL is allereerst niet identiek aan de domeinnaam startpagina.tv en/of de tekens met die aanduiding zoals hiervoor afgebeeld nu dit woordmerk de toevoeging .nl heeft en de gewraakte tekens de toevoeging .tv. De vraag is vervolgens of sprake is tekens die met het woordmerk overeenstemmen. Het gaat hierbij om de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen beide. Door partijen is uitvoerig gediscussieerd over de betekenis die in dit verband aan het - overeenkomende - hoofdbestanddeel STARTPAGINA gegeven dient te worden.

Daarbij komt het standpunt van Startpagina BV er goedbeschouwd op neer dat zij aan het begrip startpagina dat op zichzelf genomen in het internetverkeer een algemeen gebruikelijke term is een nieuwe en eigen inhoud heeft gegeven waardoor het in die internetwereld een begrip is geworden. Ook als dat standpunt gevolgd wordt, betekent dat nog niet dat het voorkomen van de term startpagina in de tekens die geïntimeerde gebruikt meebrengt dat merk en tekens als overeenstemmend moeten worden beschouwd. Immers, ook indien Startpagina BV erin is geslaagd de term een nieuwe inhoud te geven, is het nog steeds (ook) een algemeen gebruikelijke term in het internetverkeer, dat wil zeggen een term die duidt op een openingspagina of openingsscherm.

In dit geval moet Startpagina BV het voor haar woordmerk hebben van de combinatie van het woorddeel STARTPAGINA en de toevoeging .NL. Juist in die toevoeging is het verschil gelegen met de tekens waarvan [geïntimeerde] zich bedient. Startpagina BV heeft gewezen op een aantal uitspraken waarin is geoordeeld dat deze toevoegingen voor de onderlinge vergelijking van ondergeschikte betekenis zijn te achten. Ook indien dit standpunt in het algemeen juist zou zijn, betekent dat nog niet dat dit in het onderhavige geval ook opgaat. Zoals gezegd, is hier de toevoeging .NL van belang omdat er anders geen sprake is van een teken waarvoor merkrechtelijke bescherming ingeroepen kan worden. De toevoeging .tv maakt in dit geval dus wel uit, omdat het een toevoeging is die duidelijk verschilt van de door Startpagina BV in haar woordmerk gebruikte toevoeging. Daardoor ontbreekt in dit geval een voldoende auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen het woordmerk en de gewraakte tekens.

Voor het beeldmerk geldt mutatis mutandis hetzelfde. Bij een vergelijking tussen het merk zoals het is geregistreerd en de tekens zoals deze door geïntimeerde worden gebruikt, is voor het beeldmerk de vormgeving ervan van groot belang. Het gaat bij deze vergelijking immers om het geheel, niet om de afzonderlijke onderdelen. Naar het voorlopig oordeel van het hof geldt ook hier dat een voldoende auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen het beeldmerk en de gebruikte tekens ontbreekt. De consequentie hiervan is dat de vorderingen van Startpagina BV voor zover gebaseerd op het merkenrecht in dit kort geding niet voor toewijzing in aanmerking komen. Het hof komt hierbij dus tot dezelfde slotsom als de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep.

Handelsnaamrecht Startpagina BV stelt dat geïntimeerde de aanduiding startpagina.tv als handelsnaam gebruikt. Geïntimeerde ontkent dit en stelt dat zij de aanduiding alleen als internetadres gebruikt en niet als handelsnaam (o.a. mva punt 73). Startpagina BV bestrijdt op haar beurt dit verweer. Het hof overweegt hierover het volgende. Het enkele gebruik van een domeinnaam levert op zich nog geen gebruik als handelsnaam op. Dat kan anders zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een website met een bedrijfsmatig karakter. In dit geval is de website van geïntimeerde kennelijk nog in een opbouwfase en is onderaan de internetpagina de naam Multimedia Home Service vermeld.

Op grond van hetgeen door Startpagina BV naar voren is gebracht en aan producties is overgelegd kan vooralsnog niet als vaststaand worden aangenomen dat sprake is van gebruik door geïntimeerdevan de aanduiding startpagina.tv als handelsnaam. Tegenover de betwisting van deze stelling door geïntimeerde is het aan Startpagina BV om (nader) bewijs daarvan te leveren. Voor een dergelijke bewijslevering is in een kort geding als dit evenwel geen plaats. De consequentie hiervan is dat de vorderingen van Startpagina BV voor zover gebaseerd op het handelsnaamrecht in dit kort geding niet voor toewijzing in aanmerking komen.
 
Lees het arrest hier.

"Europese rechters worstelen met legoblokjes. Mag iedereen legoblokjes maken of is dat het alleenrecht van de Deense fabrikant LEGO? Het Europees Hof van Justitie beslist woensdag over de bescherming van het ontwerp. Aanleiding is de handelwijze van de Canadese concurrent Mega Brands, die dezelfde blokjes maakt als het Deense bedrijf. De ’Mega Bloks’ van de Canadese fabrikant passen zelfs op de originele steentjes van LEGO. Een inbreuk op het merk, vindt het Deense bedrijf.

(...) Het EU-Merkenbureau in het Spaanse Alicante vernietigde het gemeenschapsmerk van de Deense onderneming, op verzoek van de Canadese concurrent. Een ontevreden LEGO meende dat het merkenbureau de regels verkeerd uitlegde. Het spande in 2006 tegen dat besluit een rechtszaak aan bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Die heeft voorlopig het laatste woord."

Lees hier iets meer (ANP / Telegraaf).

9.15u, 8e Kamer, arrest T-270/06 Lego Juris / OHMI - Mega Brands (brique de Lego)

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22 januari 2008, LJN: BC7342, Top Tas 2 B.V.v c.s. tegen Van Gils Leather B.V.

Nog een vers gepubliceerde zaak uit januari 2008 (het Hof Den Bosch is kennelijk, zo mag blijken uit rechtspraak.nl, druk bezig om de publicatieachterstanden weg te werken).

Even kort: Auteursrecht. Vormgeving handtassen. Bewijslast bestuurdersaansprakelijkheid berust bij eiser. Faillissement van één van de partijen. € 25.000 Schadevergoeding. Grensoverschrijdend verbod voor België afgewezen. Compensatie proceskosten. Van Gils stelt, kort gezegd, dat zij auteursrechthebbende is op tassen uit de lijn 'Tensione' en uit de lijn 'Rustica Antico'  en dat Top Tas inbreuk maakt op de auteursrechten van Van Gils en jegens haar onrechtmatig handelt door tassen te importeren en te verkopen die overeenstemmen met de auteursrechtelijk beschermde tassen van Van Gils dan wel daarvan een slaafse nabootsing zijn.

Het hof vernietigt het (niet gepubliceerde) vonnis waarvan beroep in die zin dat het wordt aangevuld met veroordeling  tot betaling aan Van Gils van een voorschot op schadevergoeding van € 25.000,-

Lees het arrest hier. 

Kamervragen, vraagnr. 2080904660. Vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement. (Ingezonden 6 november 2008).

"1. Bent u ervan op de hoogte dat de Europese Commissie, de Verenigde Staten en Japan aan het onderhandelen zijn over een nieuw handhavingsverdrag voor intellectueel eigendom op het internet, het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)?

3 Speelt Nederland een rol in de onderhandelingen? Zo ja, wat is de inzet van Nederland? Zo neen, waarom niet?"

Lees alle vragen hier.

Overzichtje ontvangen recensie-exemplaren:

Sander Gellaerts: Lego, the road ahead. “Concurrenten van de LEGO-groep hebben pogingen gedaan om dezelfde stenen onder een andere merknaam op de markt te brengen, maar tot op heden nooit met succes. In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de LEGO-groep en haar bouwsteen. Daarnaast wordt gekeken naar de beschermingsmogelijk­heden van de LEGO-bouwsteen door het octrooi-, modellen-, auteurs- en merkenrecht. Tot slot bekijkt de auteur de IE-strategie van de LEGO-groep.  Deze studie is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het intellectueel eigendomsrecht of LEGO.” Boom Juridische uitgevers.

Prof.mr. F.W. Grosheide: Recht op de Man. Verzamelde IE en niet-IE feestbundelbijdragen “De verschillende manieren waarop over rechtsvorming en rechtsvinding kan worden gedacht, vormen het onderwerp van de in dit boek gebundelde opstellen. De opstellen zijn gerangschikt naar drie sub-thema’s: wetgeving en rechtspraak, heteronoom en autonoom, systeem en probleem.” Uitgeverij deLex.

Arnoud Engelfriet:  De wet op internet. “Je mening geven op een blog of forum, via Kazaa de nieuwste muziek downloaden, even een scriptie kopiëren van Internet of op een gedeelde map in andermans computer rondkijken. Gewoon wat klikken, of zware Internetcriminaliteit? En hoe zit het met een webwinkel die niet doet wat hij belooft? Daarover gaat het boek De wet op internet van ICT-jurist en internetter van het eerste uur Arnoud Engelfriet.” Eigen uitgave via Lulu.com.

Leidse IE Almanak. “Deze Leidse IE Almanak bevat bijdragen van een groot aantal Leidse IE Alumni, mensen die in Leiden hebben gestudeerd en werkzaam zijn of zijn geweest op het gebied van de intellectuele eigendom. Daarnaast bevat deze almanak enkele bijdragen over het verhaal achter enkele belangrijke auteursrechtelijk arresten. Tenslotte bevat deze almanak een smoelenboek met iedere IE-jurist die wel eens met de trein door Leiden is gekomen.  Auteur(s): o.a. Herman Bruggink, Cees Crul, Willem Hoyng, Bas Kist, Paul van der Kooij, Remco de Ranitz, Diederik Stols, Dirk Visser, Feer Verkade e.a. Uitgeverij deLex.

Mr. R.J.Q. Klomp:  Volgrecht. “In dit boekje zal het volgrecht worden besproken zoals dat in Nederland is ingevoerd, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de Europese richtlijn. De nadruk zal liggen op de consequenties voor de rechtspraktijk. Wat moeten kunstenaars, de kunsthandel en musea over het volgrecht weten? In het verlengde daarvan is dit boekje bedoeld voor rechtshulpverleners en rechters. Om een en ander inzichtelijk te makenwordt het verhaal geïllustreerd door concrete voorbeelden waaruit blijkt hoe het volgrecht in de praktijk wordt toegepast.” Uitgeverij deLex.

Ook een boek geschreven, bloemgelezen, getekend of uitgegeven? Stuur er gerust eentje op. Een uitgebreide recensie wordt niet gegarandeerd, signalering wel (mits de redelijkheid en billijkheid etc).

GvEA, 5 november 2008, zaak T-304/07, Calzaturificio Frau SpA tegen OHIM / Camper, SL (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag gemeenschapsbeeldmerk ‘een naar rechts hellende zwarte boog’ (klassen 18 en 25) op grond van Spaans nationaal driedimensionaal merk dat de vorm van een schoen weergeeft (klasse 25), een reeks Engelse nationale beeldmerken die, in verschillende formaten, hellende bogen weergeven ( klasse 25), en twee gemeenschapsbeeldmerken die ook de vorm van een boog hebben (klasse 18). Beroep tegen de toewijzing van de oppositie door het OHIM betreft de afwijzing voor klasse 18 op grond van het gemeenschapsbeeldmerk van Camper. Het Gerecht volgt de argumentatie van het OHIM en verwerpt het beroep.

Wellicht vermeldenswaardig is dat het Gerecht vindt dat het hier geen eenvoudige geometrische vormen zonder onderscheidend vermogen betreft:

 “48. À cet égard, premièrement, il convient de considérer que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les signes en cause ne pouvaient pas être décrits comme représentant des formes géométriques dotées d’un caractère distinctif faible. En effet, la figure stylisée représentée par la marque antérieure se distingue clairement des formes géométriques simples. Deuxièmement, il convient de constater que les marques enregistrées par les autres fabricants, invoquées aux points 31 à 34 de la requête, ne comprennent pas d’élément figuratif comparable à celui de la marque antérieure, à l’exclusion de la marque italienne appartenant à Wilson Sporting Goods Co., qui toutefois se distingue par la présence de la lettre « w » stylisée au centre du dessin.

(…) 52. Dès lors, même à supposer que la marque antérieure ne soit pas particulièrement distinctive, cette circonstance ne serait pas, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude entre les signes concernés, de nature à infirmer l’appréciation globale du risque de confusion opérée par la chambre de recours en l’espèce.

53. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.”

Lees het arrest hier.

GvEA, 5 november 2008, zaak T-256/06, Neoperl Servisys tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Even kort: terechte weigering inschrijving HONEYCOMB als gemeenschapswoordmerk voor klasse 11, waterstraalregelaars (zo’n dopje met zo’n gaasje op de kraan).

"30. Daher ist zu prüfen, ob aus der Sicht dieses Publikums [durchschnittlichen englischsprachigen Verbrauchern] ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen HONEYCOMB und den Waren besteht, für die die Eintragung beantragt wurde.

31. Hierzu ist festzustellen, dass der Begriff „honeycomb“, wie sich aus Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung ergibt, u. a. eine Wabenform oder -struktur oder eine einer Bienenwabe vergleichbare Form oder Struktur bezeichnet.

32. Im Zusammenhang mit den betroffenen Waren kann das Wort „honeycomb“ verwendet werden, um die Wabenform des Endstücks des Strahlreglers zu bezeichnen, das die Regelung der Stärke des Wasserstrahls ermöglicht und somit ein relevantes Merkmal der in der Markenanmeldung genannten Waren darstellt.

33. Das Zeichen HONEYCOMB weist folglich einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den Waren auf, für die die Eintragung beantragt wurde."

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 november 2008, KG ZA 08-1218, Thane Direct Company c.s.  tegen Robba BV, ook h.o.d.n. “Tel Sell”

Merkenrecht. Beeldmerk versus woordmerk. Inbreuk op Benelux beeldmerk ‘Slim ’n Lift’ en Gemeenschapswoordmerk ORBITREK door verkoop via website Tell Sell van soortgelijke waren (corrigerende onderkleding voor dames en elliptische crosstrainers) onder de namen ‘Slim & Lift Supreme Body Suit’, ‘Slim ‘n Lift Supreme Body Suit’ en Orbitrac. De vorderingen van eiser o.g.v. auteursrecht en oneerlijke concurrentie zijn veel te laat kenbaar gemaakt en worden buiten beschouwing gelaten.

Bij de ‘Slim ’n Lift’ merken en tekens is "sprake van een zekere mate van visuele overeenstemming" en "de overeenstemming ter zake van de woorden ‘Slim’ en ‘Lift’ leidt ook tot een zekere mate van begripsmatige en auditieve overeenstemming". Aangezien het merk en de tekens worden gebruikt worden voor dezelfde waren is "een beperkte mate van overeenstemming tussen merk en teken voldoende om verwarringsgevaar aan te nemen". De mogelijke beschrijvendheid bestanddelen Slim en Lift doet volgens de voorzieningenrechter niet af aan de overeenstemming. 

Daarnaast maakt door het gebruik van het merk Orbitrac inbreuk op het Gemeenschapsmerk ORBITREK van eiser. Assumptie van geldigheid. Het verweer dat eiser de producten met "toestemming" van de Zwitserse eigenaar van het oudere Benelux-merk Orbitrac  in het verkeer brengt mag niet baten. Een reconventionele nietigheidsvordering kan niet door eiser worden ingesteld aangezien eiser geen merkhouder of gemachtigd licentiehouder is. Bovendien is er een gerede kans dat het Beneluxmerk vervallen wordt verklaard wegens non usus. Proceskosten eenvoudig kort geding: €6000,-

Lees het vonnis hier.