Proceskostenveroordeling (bijzondere uitspraken)  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 juni 2010, HA ZA 08-1916,Stichting NORMA, Pieter Blok, Carel Kraayenhof, c.s. tegen De Staat der Nederlanden (met dank aan Christiaan Alberdink Thijm, Solv)

Auteursrecht. Geen strijd met wet, richtlijn, driestappentoets en beginselen behoorlijk bestuur door Thuiskopie-AMvBs (Stb. 2006, 206, ongewijzigde vaststelling voorwerpen waarvoor heffing is verschuldigd, geen toevoeging nieuwe voorwerpen alsMp3-spelers en harddiskrecorders). Geen handhaving IE-rechten dus geen 1019h proceskosten.

Artikel 16c Aw bepaalt dat privé-kopiëren op informatiedragers is toegestaan, maar dat daar een heffingsregeling tegenover staat ter compensatie. De SONT, bestaande uit rechthebbenden en betalingsplichtigen, stelt de hoogte van de vergoeding vast. Op grond van de statuten van SONT beslist de voorzitter van het bestuur als men het niet eens kan worden.

In 2005 heeft de voorzitter van de SONT mp3-spelers en harddiskrecorders aangewezen als voorwerpen waarvoor in beginsel een thuiskopievergoeding verschuldigd is. Het tarief stelde hij vast op nihil. De Kroon heeft nadien bij verschillende AMvB’s anders beslist. Telkens werd bepaald dat voor mp3-spelers en harddiskrecorders geen thuiskopievergoeding kan worden geheven. Het vergoedingsstelsel werd bevroren vanwege de problematiek van onverdeelde gelden bij Stichting de Thuiskopie.

Met die AMvB’s is volgens collectieve beheersorganisatie NORMA en consorten nogal wat mis. NORMA c.s. vordert in deze zaak een verklaring voor recht dat de AMvB’s jegens haar onrechtmatig zijn. De Kroon zou – kort gezegd – niet bevoegd zijn tot het overrulen van de SONT. Daarnaast zouden de AMvB’s in strijd zijn met de wet, de Auteursrechtrichtlijn, het Eerste Protocol van het EVRM (recht op ongestoord genot eigendom), en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De rechtbank oordeelt dat artikel 16c Aw en 10 sub e WNR geen aanspraak geven op een billijke vergoeding per afzonderlijk type informatiedragerdrager:

4.5 Het betoog van NORMA c.s. dat de AMvBs in strijd zijn met de artikelen 16c Aw en 10 sub e WNR is ongegrond. Anders dan NORMA c.s. meent, impliceren die bepalingen niet dat rechthebbenden ten aanzien van alle voorwerpen in de zin van artikel 16c lid 1 Aw aanspraak maken op een billijke vergoeding per voorwerp. (…) De AMvBs zijn dus niet in strijd met de wet, maar regelen precies wat de wetgever voor ogen heeft gestaan.

Hiermee is volgens de rechtbank geen sprake van strijd met artikel 5 lid 2 sub b van de Auteursrechtrichtlijn, omdat die bepaling niet specificeert op welke manier rechthebbenden moeten worden gecompenseerd voor thuiskopiëren.
Interessant is dat de rechtbank overweegt dat niet is aangetoond dat de totale door NORMA c.s. ontvangen compensatie onbillijk is. De Thuiskopievergoeding die NORMA c.s. op dit moment ontvangt zou een billijke compensatie kunnen zijn voor alle toegestane thuiskopieën – met inbegrip van mp3-spelers en harddiskrecorders. Nu onbillijkheid niet is aangetoond kan geen sprake zijn van schending van de driestappentoets:

4.8 Volgens NORMA c.s. schenden de AMvBs de derde stap van de in artikel 5 lid 5 van de richtlijn opgenomen driestappentoets. Omdat geen compensatie plaatsvindt voor bet nadeel dat wordt geleden ten gevolge van het door de wetgever geoorloofde privékopiëren op mp3-spelers en harddiskrecorders worden, naar NORMA c.s. stelt, de wettige belangen van de rechthebbenden onredelijk geschaad. Daargelaten de vraag of deze bepaling rechtstreekse werking heeft, hetgeen de Staat bestrijdt, gaat dit betoog niet op omdat niet is aangetoond dat de totale ontvangen compensatie als onbillijk moet worden beschouwd. Ervan uitgaande dat de rechthebbenden billijke compensatie ontvangen voor de beperkingen van hun rechten kan dus niet worden geoordeeld dat niettemin hun rechten onredelijk worden geschaad.

Ook het creatieve beroep op het Eerste Protocol van het EVRM sneuvelt (o.m.) op dit punt:

4.10 (…) Het enkele feit dat NORMA c.s. niet voor elk voorwerp waarop de beperking van toepassing is afzonderlijk een vergoeding ontvangt, is [onvoldoende voor aannemen van ontneming van eigendom], omdat het totale bedrag dat NORMA c.s. aan thuiskopievergoedingen ontvangt wel voldoende compensatie kan vormen voor de beperking in zijn geheel.

Tenslotte een opfriscursus bestuursrecht. De rechtbank oordeelt dat de AMvBs geen strijd opleveren met het verbod op willekeur. Dat verbod wordt alleen overtreden indien de Staat, alle belangen in aanmerking genomen, in redelijkheid niet tot de AMvBs heeft kunnen komen.

4.13 In dit geval heeft de Kroon geoordeeld dat, gelet op de (…) problemen bij de verdeling van de thuiskopievergoedingen, de belangen van de rechthebbenden tijdelijk niet opwogen tegen de belangen van de betalingsplichtigen en consumenten en het algemene belang om de legitimiteit van het stelsel [te] bewaren. Dat is niet onredelijk.

De Staat wordt in het gelijk gesteld. Geen 1019h proceskosten:

4.17 (…) De proceskosten zullen, anders dan de Staat heeft gevorderd, niet worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. NORMA c.s. stelt weliswaar dat er sprake is van een “schending van intellectuele eigendomsrechten” (…), maar de rechtbank begrijpt dat NORMA c.s. niet bedoelt dat de Staat aan de rechthebbenden voorbehouden handelingen verricht, maar dat de Staat onvoldoende compensatie biedt voor de wettelijke thuiskopiebeperking. Er is daarom geen sprake van handhaving van die intellectuele eigendomsrechten in de zin van 1019 Rv.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Rotterdam, KG ZA 10-466, Hans Textiel B.V. tegen Bonnie Doon Europe B.V. (met dank aan Marion Tapper en Lars Bakers, Bingh)

Modellenrecht, althans executiegeschil na Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 januari 2010, IEF 8603 (inbreuk op model ‘legging shorts’). Geen accountantsverklaring. Dwangsommen verbeurd. Geen 1019h proceskostenveroordeling, nu “dit geding louter ziet op een executiegeschil met betrekking tot het verbeuren van dwangsommen.”

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat de goedkeurende verklaring waarop de veroordeling onder 5.2 van het dictum ziet, door Hans Textiel niet aan Bonnie Doon is overgelegd. (…) De door Bonnie Doon aangewezen accountant heeft zich immers tijdig (…) aan Bonnie Doon kenbaar gemaakt (…). Hans Textiel is hier - buiten het aanvechten van het door de accountant verzochte voorschot - niet verder op ingegaan. Het door de accountant verzochte voorschot ad € 15.000,00, dat bovendien nog tot € 7.500,00 naar beneden toe is bijgesteld, komt de voorzieningenrechter overigens voorshands niet onredelijk voor. Naar voorlopig oordeel maakt Bonnie Doon dan ook geen misbruik van recht, dan wel is er sprake van onrechtmatig handelen zijdens Bonnie Doon jegens Hans Textiel, indien zij - gelet op 5.2 juncto 5.4 van het vonnis - overgaat tot het innen van de dwangsommen. Het doel en de strekking van de onder 5.2 gegeven veroordeling is er immers mede op gericht om een dispuut tussen partijen over het al dan niet volledig verstrekken door Hans Textiel aan Bonnie Doon van de onder 5.2 genoemde bescheiden te voorkomen. (…)

4.7  (…) Van onmogelijkheid in de zin van artikel 611d Rv is sprake wanneer het onredelijk zou zijn meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde heeft betracht. Tegen de achtergrond van het onder 4.6 overwogene is van onmogelijkheid in voormelde zin van artikel 611d Rv voorshands geen sprake, zodat er geen aanleiding bestaat een termijn te stellen voor het aanhangig maken van een procedure ex genoemd artikel bij de rechtbank 's-Gravenhage.

4.8 Gelet op het voorgaande is voor een verbod van Bonnie Doon om over te gaan tot tenuitvoerlegging van de verbeurde dwangsommen geen plaats.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Arnhem,  4 mei 2010, LJN: BM6275, Think Legal B.V. tegen Digistart2001 B.V.
 
Auteursrecht. Databankenrecht. Software. Onrechtmatig wapperen met auteursrechten. Anonimiseringssoftware voor rechterlijke uitspraken (“Jurisource©, wat het hof leest als Jurisource®”). Voormalig zakenpartner stelt dat de intellectuele eigendomsrechten niet zijn overgedragen en dat inbreuk wordt gemaakt op haar rechten. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep: geen overdracht (geen akte). Wapperverbod: Nu het hof voorshands van oordeel is dat Think Legal geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom, is de uitlating van Digistart 2001 onrechtmatig. Opgave jegens wie gewapperd is. Geen inbreuk op gepretendeerde auteursrechten, maar bij onrechtmatige uitlating geen plaats voor proceskostenveroordeling op grond van 1019h.

5.4  (…)Als het al de bedoeling was daarbij ook de rechten van intellectuele eigendom op “het Product” aan Digistart over te dragen, zoals Digistart beweert met een beroep op een overgelegde verklaring van [Y] (die als onafhankelijk deskundige de beëindiging en afwikkeling van de joint venture begeleidde), dan is aan die bedoeling toch geen uitvoering gegeven. Noch uit de notulen van 15 mei 2007, noch uit enig ander document blijkt iets van die overdracht hoewel voor een dergelijke overdracht rechtens nu eenmaal een akte vereist is. Voor auteursrecht volgt dat uit artikel 2 lid 2 Auteurswet 1912, voor databankrecht uit artikel 2 lid 4 Databankenwet.

(…)

5.6  Ten overvloede overweegt het hof dat, zelfs als de auteursrechten op Jurisource®Identity en Jurisource®Identity Strafrecht op Digistart zouden zijn overgegaan, er nog steeds onvoldoende gronden zijn voor de conclusie dat de door Think Legal aangeboden software, een door haar als Jurisource®Anonimiseren aangeduide applicatie, een inbreuk op die rechten zou vormen. Digistart heeft niet duidelijk gemaakt waarin die inbreuk zou bestaan. Ter gelegenheid van de pleidooien is zij uitgenodigd dit punt toe te lichten en heeft zij verklaard dat de door Think Legal aangeboden software een anonimiseringsapplicatie is en dat zij door Carp ontwikkeld is en dat die beide omstandigheden naar haar mening een inbreuk op haar rechten met zich brengen. Daarmee kan het hof zich niet verenigen. Deze twee omstandigheden zijn onvoldoende om Jurisource®Anonimiseren te kwalificeren als een openbaarmaking of verveelvoudiging, dan wel als een opvragen of hergebruiken van Jurisource®Identity. Dat geldt te meer nu een van Carp afkomstige notitie in het geding is gebracht waarin Carp verklaart dat de destijds voor Jurisource®Identity gebruikte programmacode niet is hergebruikt voor Jurisource®Anonimiseren, dat ook de onderliggende technieken volledig verschillend zijn en er geen direct verband tussen beide is.

5.7  Op grond van het hiervoor onder 5.4 tot en met 5.6 overwogene acht het hof voorshands niet aannemelijk dat Think Legal met de door haar aangeboden applicatie Jurisource®Anonimiseren inbreuk maakt op aan Digistart toekomende rechten van intellectuele eigendom. Digistart had ook volstrekt onvoldoende grond om die inbreuk te vrezen, heeft voor die vrees althans onvoldoende verantwoording gegeven. Door Think Legal er niettemin bij haar potentiële afnemers van te betichten dat zij met de aangeboden software op de rechten van Digistart inbreuk maakte, heeft zij in strijd gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en aldus onrechtmatig. De in eerste aanleg door Think Legal gevraagde voorzieningen zijn aldus toewijsbaar.

5.8  Dat geldt ook voor de tweede gevraagde voorziening, te weten tot het doen van opgave van degene aan wie Digistart de gewraakte uitlatingen heeft gedaan. Tevergeefs voert Digistart aan dat er geen bewijs is dat zij die uitlatingen tegenover anderen dan (medewerkers van) de Hoge Raad en de Raad voor de Rechtspraak heeft gedaan. Het feit dat zij zich tegenover deze twee potentiële afnemers van Think Legal aldus heeft uitgelaten, is voldoende reden om rekening te houden met de mogelijkheid dat dat ook tegenover anderen gebeurd kan zijn. Onduidelijk is de strekking van het door Digistart aangevoerde argument dat zij “nimmer aan het bewijzen van iets negatiefs zou kunnen voldoen”. Niet valt in te zien waarom zij niet naar waarheid de gevraagde opgave zou kunnen doen; bewijs van de juistheid daarvan wordt niet van haar gevorderd.

 Lees het arrest hier.

Rechtbank Breda, 12 mei 2010, HA ZA 09-1200, S. tegen R.E.M. Holding (met dank aan Nanda Ruyters, AKD)

Merkenrecht. Domeinnaam. Procedure na uitspraak WIPO Arbitration and Mediation Center. Onvoldoende aannemelijk dat HITTEPIT is verworden tot soortnaam voor kersenpitkussens. Het merkrecht van gedaagde is derhalve niet vervallen. Van gedaagde kan niet worden verlangd dat zij tegen elk beschrijvend gebruik optreedt. Normaal gebruik: gebruik voor kersenpitkussen valt onder depot voor ‘(warmwater)kruiken’.

Eiser maakt middels domeinnaam hittepit.nl inbreuk op het merkrecht van gedaagde en moet o.a. aangeven hoeveel traffic er is geweest van die domeinnaam naar de hoofdwebsite van eiser en hoeveel producten er zijn verkocht aan bezoekers die via hittepit.nl op die hoofdsite terecht zijn gekomen.

3.5. De stelling van S. wordt gepasseerd. S. heeft onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat HITTEPIT tot soortnaam is verworden. De door S. gestelde omstandigheden dat het woord hittepit in Van Dale en op mijnwoordenboek.nl is opgenomen en dat hittepit in het kinderboek "De avonturen van Zipje en Zopje" als soortnaam wordt gebruikt, zijn onvoldoende om aan te nemen dat HITTEPIT in de handel is verworden tot soortnaam. Dit geldt temeer nu REM als productie 14 bij conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie kopieën van advertenties heeft overgelegd waaruit blijkt dat aanbieders van het HITTEPIT kersenpitkussen, HITTEPIT als merk gebruiken en REM als productie 15 kopieën van verkoopsites heeft overgelegd waaruit blijkt dat aanbieders van kersenpitkussens van een ander merk, HITTEPIT niet als de beschrijvende naam gebruiken maar de algemene term kersenpitkussen.

3.6. Daarnaast heeft S. geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat door toedoen of nalaten van REM het merk HITTEPIT tot soortnaam is verworden. Uit de bij conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie overgelegde productie 14 met een afbeelding van een verpakking van een HITTEPIT kersenpitkussen blijkt dat REM zelf HITTEPIT als merk gebruikt. De merkfunctie van HITTEPIT wordt benadrukt door de typografie en het gebruik van de soortnaam kersenpitkussen naast het merk HITTEPIT. De door S. genoemde omstandigheid dat REM zelf in een foldertje HITTEPIT (tevens) beschrijvend heeft gebruikt, is onvoldoende om hieraan af te doen. Dat REM alle jaren het @-symbool niet, althans niet consequent, bij het merk heeft gebruikt -hetgeen REM overigens betwist- doet evenmin af aan het gebruik van HITTEPIT als merk en is geen grond om aan te nemen dat HITTEPIT door toedoen of nalaten van REM is verworden tot een soortnaam. Uit de door REM overgelegde brief d.d. 26 november 2006 van Van Dale blijkt dat REM zich inspant om te voorkomen dat HITTEPIT een soortnaam wordt. S. heeft niet gesteld dat REM reeds voor de comparitie op de hoogte was van het gebruik van HITTEPIT op mijnwoordenboek.nl en in voornoemd kinderboek, zodat zij hiertegen niet heeft kunnen optreden, nog daargelaten dat niet van REM kan worden verlangd dat zij tegen elk beschrijvend gebruik optreedt.

3.7. S. legt verder aan haar vorderingen en verweer in reconventie ten grondslag dat het recht op het merk HITTEPIT -naar de rechtbank begrijpt- op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE is vervallen omdat het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren niet is gebruikt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. (…) Het merk HITTEPIT wordt immers niet door REM voor (warmwater)kruiken gebruikt maar voor kersenpitkussens.

3.8. Deze stelling van S. wordt gepasseerd. Naar het oordeel van de rechtbank dient de aanduiding "(warmwater)kruiken" te worden opgevat in de zin van een warmtebron. Vaststaat dat het merk HITTEPIT als zodanig wordt gebruikt. Bovendien valt een kersenpitkussen binnen de algemene ruime aanduiding "gerei voor de huishouding (niet van edele metalen of verguld of verzilverd)".

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 28 april 2010, HA ZA 09-3834, Ocean Quay Ltd c.s. tegen Trendhopper Holding B.V. (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper)

Modellenrecht. Gemeenschapsmodel 'luxe badhanddoek'. Vonnis in incident. Zekerheid. Geen zekerheidstelling omdat er twijfel zou zijn aan het al dan niet bestaan van een partij, aangezien een kostenveroordeling in een dergelijk geval kan worden toegewezen ten laste van de advocaat. In casu echter wel zekerheid o.g.v. ‘gebruikelijke’ artikel 224 lid 1 Rv (vestiging in buitenland). € 25.000.

4.2. De rechtbank stelt voorop dat, voor zover de incidentele vordering tot zekerheidsstelling is gebaseerd op de omstandigheid dat twijfel bestaat over de vraag of Ocean Quay een al dan niet bestaande partij is, artikel 245 Rv waarborgt dat in het voorkomende geval een kostenveroordeling kan worden toegewezen ten laste van de advocaat van Ocean Quay. De door Trendhopper aangevoerde twijfel - die mogelijk door de correctie van de woonplaats in de conclusie van antwoord in het incident door Ocean Quay is weggenomen - is dan ook onvoldoende aanleiding om Ocean Quay te bevelen zekerheid te stellen.

4.3. Niettemin is er reden het gevorderde toe te wijzen. Omdat Ocean Quay niet in Nederland is gevestigd, heeft zij gezien  artikel 224 lid 1 Rv in beginsel de verplichting zekerheid te stellen. Op grond van artikel 224 lid 2 Rv bestaat een verplichting tot het stellen van zekerheid niet, als sprake is van een van de in deze bepaling genoemde omstandigheden. Nu Ocean Quay naar eigen zeggen is gevestigd op de British Virgin Islands, voor welk land de uitzondering van artikel 224 lid 2 onder a Rv niet geldt, en Ocean Quay zich ook overigens niet beroept op (een van) de in artikel 224 lid 2 Rv genoemde uitzonderingen, is zij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten zoals gevorderd.

4.6. Een oordeel over de complexiteit van de zaak is in dit stadium voorbarig, aangezien niet vaststaat tot welke categorie de onderhavige procedure aan het eind daarvan  zal worden gerekend. Bovendien geven de indicatietarieven een richtsnoer voor de redelijke en evenredige proceskosten, maar sluiten zij niet uit dat een hoger bedrag wordt toegekend indien daarvoor gronden zijn. Ook gezien de in deze procedure door T'rendhopper reeds verrichte werkzaamheden acht de rechtbank zekerheid tot een bedrag van € 25.000 geboden.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 april 2010, KG ZA 10-0261, Coty Prestige Lancastère Group GmbH tegen tegen FM Group Nederland B.V. c.s. (met dank aan Milica Antic, Arnold & Siedsma).

Merkenrecht. Vergelijkingstabellen parfum. Haagse L'Oréal/Bellure-variant, deel II. “Met betrekking tot hoofdzakelijk hetzelfde geschil is tussen partijen een eerder kort geding gevoerd voor deze zelfde voorzieningenrechter”( Vzr. Rechtbank ‘s- Gravenhage, 14 oktober 2009, IEF 8266). Eiser Coty vordert en krijgt i.c. uitbreiding van het eerdere gegeven inbreukverbod. Geen matiging 1019h proceskosten i.v.m. “bovengemiddeld inzet van recherche”.

4.6. Coty stelt in dit tweede kort geding dat haar van nieuwe omstandigheden is gebleken die indiceren enerzijds dat FM Group zelf vergelijkingslijsten verspreidt en anderzijds, voorzover FM Group haar distributeurs al enig verbod oplegt, dat dit verbod in elk geval niet wordt gehandhaafd op een wijze die effectief is. (…)
 
4.8. (…) Nu dit feiten zijn die Coty in het eerste kort geding niet heeft gesteld en ook niet kon stellen omdat ze haar onbekend waren of zich nog niet hadden voorgedaan, zijn deze feiten in dit tweede kort geding als nieuwe feiten aan te merken. (…) Het gezag van gewijsde kan hier niet worden ingeroepen reeds omdat een vonnis in kort geding - als voorlopige voorziening - geen gezag van gewijsde heeft.

(…) 4.15. Samengevat betekent dit dat Coty binnen de grenzen van de bewijsmogelijkheden van het kort geding voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat FM Group zelf de vergelijkingslijst verspreid en dat FM Group een door haar opgelegd verbod tot verspreiding onder haar distributeurs niet handhaaft op een wijze die effectief is.

4.16. Dit zijn feiten en omstandigheden die onvoldoende vast stonden ten tijde van het eerste kort geding. Nu dat thans anders is geworden is er nu reden om andere en verder gaande maatregelen op te leggen tegen FM Group dan in het eerste kort geding. Wat betreft de vorderingen van Coty betekent dat het volgende.

(…)

4.21. De door Coty opgegeven kosten zijn hoger dan het bedrag voorzien volgens het indicatietarief voor een modaal kort geding. Gelet daarop en de betwisting zijn zij te toetsen aan de maatstaf van evenredigheid en redelijkheid voorzien in artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter heeft er acht op geslagen dat deze zaak een bovengemiddeld inzet van recherche heeft gevergd. In dat licht is de declaratie zijdens Coty niet als onevenredig of onredelijk aan te merken. Het gevorderde bedrag zal dan ook worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 30 maart 2010, KG ZA 10-125, Hasbro inc. c.s. tegen Simba Toys GmbH c.s. (met dank aan Alexandra van Beelen, Trip Advocaten & Notarissen).

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. My Little Pony. Voorshands geen Nederlands auteursrecht op My Little Pony op op grond van artikel 2 lid 7 Berner Conventie. “Dat in aan deze procedure voorafgaande vergelijkbare procedures wel van auteursrechtelijke bescherming aan de zijde van Hasbro c.s. is uitgegaan, doet aan het voorgaande niet af. ”Slaafse nabootsing wordt wèl toegewezen. Geen grond voor toewijzing van de 1019h proceskosten, nu er geen sprake is van (inbreuk op) een intellectueel eigendomsrecht. 
 
Auteursrecht: 4.5.2 Uit de reciprociteitsregel van artikel 2 lid 7 van de Bmer Conventie volgt dat werken die in het land van oorsprong alleen als model zijn beschermd en dus geen auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong genieten, ook in Nederland geen (verdergaande) auteursrechtelijke bescherming genieten; dat geldt ook als het, zoals in dit geval, een werk betreft dat op zichzelf naar Nederlands recht wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Hasbro C.S. heeft niet aannemelijk k gemaakt waarom zij desondanks, in weerwil van artikel 2 lid 7 Berner Conventie, toch auteursrechtelijke bescherming in Nederland zou genieten. Daarbij is in aanmerking genomen dat, als de modelrechtelijke bescherming inmiddels in de Verenigde Staten is uitgewerkt, met het systeem van de reciprociteit van artikel 2 lid 7 en het beginsel van artikel 18 van de Berner Conventie, niet goed te verenigen lijkt dat dan wel auteursrechtelijke bescherming geldt. In deze procedure wordt voorshands dan ook aangenomen dat de auteursrechtelijke bescherming waarop Hasbro c.s. haar vordering (primair) heeft gebaseerd, ontbreekt. Dat in aan deze procedure voorafgaande vergelijkbare procedures wel van auteursrechtelijke bescherming aan de zijde van Hasbro c.s. is uitgegaan, doet aan het voorgaande niet af, nu het verweer ter zake van het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming op grond van de Berner Conventie in die procedures niet is gevoerd, zodat op dat punt niet eerder is beslist. Dat Hasbro c.s. bescherming toekomt op basis van de Nederlandse wetgeving aangaande modelbescherming heeft Hasbro c.s. niet gesteld, is ook niet gebleken en vormt ook niet de basis van haar vordering, zodat die mogelijkheid (nog daargelaten de bevoegdheid van deze voorzieningenrechter) wordt daargelaten.

4.6 Het voorgaande betekent dat, ook al kan naar Nederlands (auteurs)recht ten aanzien van My Little Pony op zichzelf worden aangenomen dat de My Little Pony's een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, het beroep van Hasbro C.S. op auteursrechtelijke bescherming toch niet kan slagen. Het onder 1. gevorderde zal derhalve om die reden worden afgewezen.  

Slaafse nabootsing: 4.9 Voldoende gebleken is dat de My Little Pony-producten door hun kambare haren, specifieke pastelkleuren, gezichtsuitdrukking, niet natuurgetrouwe proporties, specifieke houding en bijbehorende accessoires, onderscheidend vermogen hebben. Hetgeen in het kader van het auteursrecht in het vonnis van 2007 omtrent de My Little Pony's is overwogen, geldt mutatis mutandis in dit verband nog steeds en evenzeer. De gerestylde Simba Pony's zijn voor wat betreft de algemene indruk zeer sterk gelijkend aan de My Littie Pony-pony's. Gebleken is dat beide pony-producten qua vorm, afmeting, constructie, kleur en toepassing vrijwel geheel overeenstemmen. De (geringe) verschillen zijn zichtbaar bij de ogen, oogopslag en bij Simba Pony's ingekleurde, naar achteren geplaatste oren. Deze verschillen zijn echter van ondergeschikt belang en kunnen er niet aan af doen dat de totaalindruk van beide pony's dezelfde is. Deze totaalindruk is niet anders doordat de pony van Simba in combinatie met onder meer een poppetje in één doos wordt verkocht, nu de pony niet ondergeschikt is aan het poppetje en de pony een zelfstandig speelgoedartikel vormt dat, nadat het na aankoop uit de verpak- is gehaald, ook los van het poppetje geschikt is om mee te spelen. Gelet op de grote gelijkenis tussen de pony's en de onderlinge uitwisselbaarheid van de pony's bij het gemiddelde publiek, waarvan te verwachten is dat zij de producten slechts oppervlakkig waarneemt, is verwarring tussen de pony's en de herkomst van de pony's te duchten. Dat geldt te meer nu gebleken is dat Simba haar gerestylde pony verkoopt, althans in het zeer recente verleden heeft verkocht, in een verpakking die is voorzien van een afbeelding van de door de voorzieningenrechter reeds op 30 juli 2007 wegens de grote gelijkenis met My Little Pony verboden "Little Fairy Pony”-variant. Dat deze omstandigheid het gevolg zou zijn van een fout die inmiddels al zou zijn hersteld, is onvoldoende duidelijk geworden en maakt het oordeel overigens niet anders.

4.9.2 Bij voormeld oordeel is meegewogen dat Simba andere keuzes had kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van haar pony's. Ter zitting zijn verscheidene speelpony's/paarden getoond waarbij geen gevaar voor verwarring te duchten valt, zonder dat naar het zich liet aanzien aan de deugdelijkheid, en bruikbaarheid van het product als speelgoed voor (voorname1ijk) kleine meisjes, afbreuk is gedaan. Voorshands wordt dan ook aangenomen dat Sirnba de mogelijkheid heeft om een andere dan de onderhavige Little Fairy Pony te produceren zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product. Nu Simba zulks heeft nagelaten, is voldoende aannemelijk dat er sprake is van ongeoorloofd slaafse nabootsing vanwege het stichten van nodeloze verwarring tussen de My Little Pony-pony’ s en de Simba Pony's; Simba maakt &dij op ongeoorloofde wijze mede gebruik van de goede naam en reputatie van My Little Pony en daarmee indirect van de marketinginspanningen m Hasbro C.S. Zodoende wordt dan ook aangenomen dat Simba en Toy Team door het faciliteren van de import en daarmee het verhandelen van de Simba Pony's onrechtmatig jegens My Little Pony heeft/hebben gehandeld. Dat dit schade oplevert als door Hasbro c.s. gesteld, is voorshands aanmerkelijk. Overigens speelt in het vorenstaande geen rol de suggestie van Hasbro C.S., die zij in het geheel niet heeft onderbouwd, dat de Little Fairy Pony's niet veilig zouden zijn.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, beschikking van 30 maart 2010, zaaknr. 200.045.580/01 (Swaerts tegen Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.)

Procesrecht. Merkenrecht. 1019h proceskosten in oppositieprocedure. Is artikel 1019h Rv van toepassing op een oppositieprocedure? Is of bij een oppositieprocedure sprake van handhaving van rechten van intellectuele eigendom als bedoeld in artikel 10 19h Rv? “Het hof [is] van oordeel dat een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie op zichzelf niet valt aan te merken als een procedure of maatregel die, zoals artikel l van de richtlijn eist, noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen.”

4. (…) Indien geen sprake is van (een verband met) enige (voorgenomen) inbreukactie, is naar het oordeel van het hof geen sprake van een procedure die noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. In dit verband merkt het hof op dat ook iemand die zelf geen houder is van een merk onder omstandigheden de nietigheid van een merkinschrijving kan inroepen, bijvoorbeeld omdat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Indien in dat geval degene die de nietigheid vordert niet geconfronteerd is met een voorgenomen inbreukactie, lijkt het niet juist te spreken over handhaving van een intellectueel eigendomsrecht; er is dan immers geen intellectueel eigendomsrecht dat wordt gehandhaafd.

5. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt bij een oppositie tegen de inschrijving van een merk op de grond dat dit overeenstemt met een ouder merk van de opposant. Hiermee beoogt de opposant te voorkomen dat die ander een met zijn recht onverenigbaar recht verkrijgt.
Anders dan bij een nietigheidsvordering zal er meestal geen sprake zijn van een concrete (voorgenomen) inbreukactie; een inbreukactie richt zich immers tegen gebruik van een teken en in geval van oppositie behoeft geen sprake te zijn van gebruik van een teken. Door de enkele inschrijving van het jongere merk is nog geenszins zeker dat de rechtspositie van de houder van het oudere merk / de deposant zal worden ondergraven. Wanneer dat wel gebeurt of dreigt te gebeuren, staan de 'normale' handhavingsmiddelen ter beschikking.

6. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie op zichzelf niet valt aan te merken als een procedure of maatregel die, zoals artikel l van de richtlijn eist, noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. Nu niet gesteld of gebleken is dat in dit geval sprake is van een concrete (voorgenomen) inbreukactie is artikel 10 9h Rv in deze oppositieprocedure niet van toepassing.

7. Niet geheel valt uit te sluiten dat er niettemin redenen zouden kunnen zijn om in een (andere) oppositieprocedure over de uitleg van artikel 14 van de richtlijn een prejudiciële vraag aan het HvJEG te stellen. In deze zaak bestaat daarvoor bovendien geen aanleiding omdat het verzoek is ingetrokken en ook het gevorderde bedrag aan proceskosten relatief gering is, zodat het belang van de zaak niet rechtvaardigt partijen met nog meer kosten te belasten.

8. Het bovenstaande brengt mee dat het hof S. zal veroordelen in de kosten van de procedure en deze zal begroten overeenkomstig het algemene liquidatietarief.

Lees de beschikking hier: LJN BM6017, grosse zaaknr. 200.045.580/01.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 maart 2010, KG ZA 09-1745, Yell Limited tegen Yellow Page Marketing (eveneens met eerdere dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof)

Merkenrecht. Domeinnamen. Inbreuk aangenomen in Engeland op het Engelse merkrecht door een in Nederland gevestigde gedaagde. Eiseres Yell houdt geen relevante merkenregistraties die geldig zijn in de Benelux of Europa, maar bezit wel enkele woord- en beeldmerken Ýellow Pages’ met gelding in het Verenigd Koninkrijk. Gedaagde YPM is gevestigd in Nederland en houdster van de domeinnaam en business directory-website www.yellowpage-uk.com. Eiseres vordert gedaagde te gebieden iedere inbreuk op de merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk te staken en gestaakt te houden.

Vordering toegewezen. “(…) geldt daartoe dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechters van deze rechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht.”

Verwording tot soortnaam niet aannemelijk gemaakt, inbreuk aangenomen. 1019h proceskosten:  “Hiermee valt niet te verenigen dat bij een grensoverschrijdend geval als in casu voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat ter uitvoering van de richtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden, waarvan ook artikel 1019h Rv deel uitmaakt.

Bevoegdheid: 4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank komt, nu de gedaagde woonplaats heeft in Nederland, meer specifiek in het arrondissement ’s-Gravenhage, op grond van artikel 2 lid 1 EEX-Verordening jo. artikel 99 Rv bevoegdheid toe van het geschil kennis te nemen. Dit wordt niet anders nu de in casu gevorderde voorlopige voorziening, zoals hierna zal blijken, beoordeeld dient te worden naar vreemd recht en effect dient te sorteren buiten het nationale territoir (HR 24 november 1989, NJ
1992, 404 – Interlas / Lincoln).

4.2. Voor zover de vordering is gebaseerd op de merkenrechtelijke grondslag, heeft YPM nog aangevoerd dat het arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2006 inzake GAT/LuK aan dergelijke bevoegdheid in de weg staat. Dit verweer slaagt niet. Nog daargelaten dat het aangehaalde arrest specifiek ziet op Europees octrooirecht en zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet zonder meer valt in te zien dat het hierin overwogene onvoorwaardelijk kan worden doorgetrokken naar het terrein van het (nationale) merkenrecht, geldt daartoe dat de krachtens artikel 2 EEX-Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter, volgens bestendige jurisprudentie van de voorzieningenrechters van deze rechtbank, niettegenstaande artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, ook naar vreemd recht, een voorlopig oordeel kan geven in de vorm van een inschatting van de kansen van een geldigheidsverweer ter zake van een naar vreemd recht bestaand intellectueel eigendomsrecht.

Toepasselijk recht: 4.8. Het betoog van YPM in dit verband dat de omstandigheid dat naar vreemd recht een vordering wordt ingesteld, Yell ertoe zou hebben genoodzaakt de opinie van haar Engelse advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium ter kennis van YPM te brengen en niet eerst op 2 februari 2010, wordt verworpen. Hoewel als uitgangpunt geldt dat producties in een zo vroeg mogelijk stadium in het geding dienen te worden gebracht, en het aldus beschouwd voor de hand had gelegen dat Yell de opinie van haar Engelse advocaat gedateerd 15 december 2009 eerder in het geding had gebracht, zijn er in dit geval drie redenen die Yell sauveren. In de eerste plaats moet aan Yell worden toegegeven dat de bij de appointering van de zaak op 22 december 2009 gestelde eisen ter zake het tijdstip van dagvaarden en het in het geding brengen van producties minder gelukkig zijn geweest. In de tweede plaats geldt dat YPM met het van toepassing zijn van Engels recht op dit geschil in ieder geval bekend is sinds 19 januari 2010, zijnde de datum waarop de dagvaarding aan haar is betekend en vanaf welk moment zij ook zelf ter zake de nodige inlichtingen had kunnen inwinnen. In de derde plaats ten slotte – en doorslaggevend – geldt dat het van toepassing zijnde vreemde recht vanwege de merkenrichtlijn materieel niet afwijkt van het Nederlands recht op dit punt, zodat niet valt in te zien waarom YPM daardoor, zoals zij stelt maar niet onderbouwt, onevenredig in haar verdediging is geschaad. Dat zou mogelijk anders kunnen zijn voor de subsidiaire grondslag ‘Passing Off’, doch, zoals hierna zal blijken, wordt aan de behandeling daarvan niet toegekomen, zodat dit YPM niet schaadt.

4.10: Daartoe heeft YPM gesteld dat YELLOW PAGES in ieder Engelstalig woordenboek is te vinden en wordt omschreven als ‘a telephone directory of businesses’. Hoewel dit op zich een eerste belangrijke aanwijzing kan zijn dat het woordmerk op de inschrijvingsdatum reeds aan onderscheidend vermogen voor de ingeschreven waren of diensten heeft ingeboet, is zulks, zonder nader bewijs, dat ontbreekt, evenwel niet voldoende om in dit kort geding van het zijn verworden tot de in de handel gebruikelijke benaming uit te gaan. Zo heeft YPM bijvoorbeeld verzuimd aan te geven sinds wanneer YELLOW PAGES in Engelstalige woordenboeken is opgenomen, terwijl ook overigens geen bewijs is bijgebracht van haar stelling dat het woordmerk ten tijde van de inschrijving reeds was verworden tot soortnaam.

4.11. Anders dan door het verweer dat de merken van Yell nietig zijn, heeft YPM niet betwist dat het gebruik van de in r.o. 2.6. t/m 2.8. weergegeven tekens inbreuk maken op de aan Yell toekomende merkrechten, zodat daarvan naar voorlopig oordeel dient te worden uitgegaan.

Proceskosten: 4.16. De voorzieningenrechter overweegt dat het in deze zaak gaat om inbreuk op de nationale merkrechten van Yell in het Verenigd Koninkrijk. Gezien artikel 1019 Rv vallen bedoelde rechten strikt genomen buiten het toepassingsbereik van titel 15 Rv, waardoor artikel 1019h Rv toepassing zou missen. Dit laat evenwel onverlet dat titel 15 een implementatie vormt van Richtlijn (EG) 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten welke, met als insteek de goede werking van de interne markt, beoogt nationale handhavings-regelingen te harmoniseren. Hiermee valt niet te verenigen dat bij een grensoverschrijdend geval als in casu voor handhaving in een lidstaat geen gebruik zou kunnen worden gemaakt van de in de nationale wetgeving van een andere lidstaat ter uitvoering van de richtlijn geboden (handhavings)mogelijkheden, waarvan ook artikel 1019h Rv deel uitmaakt. Aldus ziet de voorzieningenrechter aanleiding artikel 1019 Rv richtlijnconform toe te passen, zodat titel 15 ook van toepassing moet worden geacht bij de handhaving van buitenlandse rechten van intellectuele eigendom.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 26 februari 2010, LJN: BK5756, Stichting Baas In Eigen Huis tegen Plazacasa B.V. (met conclusie A-G Huydecoper)

Procesrechtelijke uitwerking auteursrechtzaak. Makelaars richten stichting op en beginnen collectieve actie tegen vermeend inbreukmakende huizensite Jaap.nl. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen grotendeels toegewezen, het hof verklaart de stichting niet-ontvankelijk verklaard en de Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof.

“De omstandigheid dat eenderde van de makelaars met het oog op een zo groot mogelijke verspreiding van hun aanbod juist voorstander is van publicatie van hun objectdata op Jaap.nl, [staat] op zichzelf niet in de weg aan de conclusie dat de Stichting met haar vordering opkomt voor gelijksoortige belangen als bedoeld in art. 3:305a. Het hof heeft immers niet vastgesteld dat de belangen ter bescherming waarvan deze vordering strekt, zich niet lenen voor bundeling. (…) Nu het gaat om een (in cassatie veronderstellenderwijs aan te nemen) inbreuk van Plazacasa op auteursrechten van de makelaars, kan van de makelaars die wel instemmen met publicatie van hun objectdata op Jaap.nl, zeer wel worden gevergd kenbaar te maken - eventueel op verzoek van Plazacasa, dat de inbreukmakende handelingen wenst te verrichten - dat het op vordering van de Stichting uit te spreken verbod ten opzichte van hen geen werking heeft.”

Niet betwiste 1019h proceskosten moeten worden toegewezen.

4.2 Het gaat hier om de vraag of voldaan is aan de eis dat de door de Stichting ingestelde rechtsvordering 'strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen' als bedoeld in art. 3:305a BW. Aan die eis is voldaan indien de belangen ter bescherming waarvan de rechtsvordering strekt, zich lenen voor bundeling, zodat een efficiënte en effectieve rechtsbescherming ten behoeve van de belanghebbenden kan worden bevorderd. Aldus kan immers in één procedure geoordeeld worden over de door de rechtsvordering aan de orde gestelde geschilpunten en vorderingen, zonder dat daarbij de bijzondere omstandigheden aan de zijde van de individuele belanghebbenden betrokken behoeven te worden.
De omstandigheid dat een (al dan niet aanmerkelijk) deel van de personen ter bescherming van wier belangen een collectieve actie strekt, niet instemt met (het doel van) de rechtsvordering of zelfs een tegenovergesteld standpunt inneemt, staat op zichzelf niet in de weg aan het oordeel dat de vordering strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen. Ook dan is voldoende dat de belangen ter bescherming waarvan de rechtsvordering strekt, zich lenen voor bundeling, zodat een efficiënte en effectieve rechtsbescherming wordt bevorderd. Zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 12 en 13, heeft de wetgever bewust ervan afgezien om representativiteit van de eisende rechtspersoon als voorwaarde in de wet op te nemen, zodat niet als eis gesteld kan worden dat de collectieve actie kan rekenen op de steun van een aanmerkelijk deel van de in aanmerking komende belanghebbenden. Hierbij is van belang dat personen die niet wensen dat een door middel van de collectieve actie verkregen rechterlijke uitspraak jegens hen werkt, zich op de voet van het vijfde lid van art. 3:305a aan de werkingssfeer van die uitspraak kunnen onttrekken (behoudens de aan het slot van lid 5 vermelde uitzondering).

4.3 In het onderhavige geval heeft het hof in rov. 4.4 vastgesteld dat de Stichting aan haar rechtsvordering ten grondslag legt dat makelaars op de door hen vervaardigde foto's en beschrijvingen van het huizenaanbod auteurs-recht hebben, dat de auteursrechten op deze 'objectdata' identiek zijn, dat de inbreuken van Plazacasa op die rechten door overname van de objectdata op haar website Jaap.nl eveneens identiek zijn, en dat de handhavingsbelangen van de makelaars parallel lopen omdat het in beginsel voor iedere makelaar van belang is dat een derde eerst toestemming vraagt alvorens materiaal te kopiëren en te exploiteren waarop de makelaar auteursrecht bezit.
In dit licht staat de door het hof vermelde omstandigheid dat eenderde van de makelaars met het oog op een zo groot mogelijke verspreiding van hun aanbod juist voorstander is van publicatie van hun objectdata op Jaap.nl, gelet op het hiervoor in 4.2 overwogene op zichzelf niet in de weg aan de conclusie dat de Stichting met haar vordering opkomt voor gelijksoortige belangen als bedoeld in art. 3:305a. Het hof heeft immers niet vastgesteld dat de belangen ter bescherming waarvan deze vordering strekt, zich niet lenen voor bundeling.
Anders dan het hof voorts heeft overwogen, biedt het vijfde lid van art. 3:305a in een geval als het onderhavige wel degelijk soulaas voor makelaars die niet instemmen met de vordering van de Stichting. Gelet op de aard en inhoud van het gevorderde (en in eerste aanleg opgelegde) verbod met dwangsom, kan de werking daarvan ten opzichte van bepaalde personen worden uitgesloten, zodat makelaars die niet instemmen met de vordering van de Stichting zich desgewenst op de voet van voormeld vijfde lid kunnen verzetten tegen de werking van de uitspraak ten opzichte van hen, zoals het hof op zichzelf ook heeft onderkend. Nu het gaat om een (in cassatie veronderstellenderwijs aan te nemen) inbreuk van Plazacasa op auteursrechten van de makelaars, kan van de makelaars die wel instemmen met publicatie van hun objectdata op Jaap.nl, zeer wel worden gevergd kenbaar te maken - eventueel op verzoek van Plazacasa, dat de inbreukmakende handelingen wenst te verrichten - dat het op vordering van de Stichting uit te spreken verbod ten opzichte van hen geen werking heeft. Mede gelet op het wettelijk systeem, zoals dat tot uitdrukking komt in lid 5 van art. 3:305a, heeft het hof dan ook een te vergaande eis gesteld door (impliciet) van de Stichting te verlangen dat zij haar vordering beperkt tot de makelaars die bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van hun objectdata op Jaap.nl en dat zij daartoe de gegevens van die 'tegenstanders' verzamelt.

Proceskosten: 5.2 De Hoge Raad ziet evenwel aanleiding - ten overvloede - te overwegen dat onderdeel 1.2.1 van het middel terecht klaagt dat het hof de door Plazacasa op de voet van art. 1019h Rv. gevorderde en gespecificeerde kosten niet toewijsbaar heeft geacht op de grond dat in de specificatie niet inzichtelijk is gemaakt hoe van de, door onderscheiden personen bestede, uren tot het vermelde honorarium is gekomen, terwijl ook niet aanstonds duidelijk is op grond waarvan de gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn als bedoeld in die bepaling. Nu de door Plazacasa op de voet van art. 1019h gevorderde en gespecificeerde kosten niet door de Stichting waren betwist, ook niet wat betreft de redelijkheid en evenredigheid als bedoeld in die bepaling, stond het het hof niet vrij deze kosten op voormelde grond niet toewijsbaar te achten.
 
Lees het arrest hier.